REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
JUZGADO SUPERIOR SÉPTIMO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS.
CARACAS, 13 DE FEBRERO DE 2025
214º Y 165º
ASUNTO: AP71-R-2024-000685 (1494)
PARTE DEMANDANTE: LEGAL STAR INC, sociedad mercantil organizada y constituida conforme a las leyes de la República de Panamá, domiciliada en Calle 105 A No. 14-76, Ciudad de Panamá.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: Castor González Escobar, Teresa Moreno Suárez e Ingrid Borrego León, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 105.004, 36.229 y 55.638, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: BRIDGEWOOD CAPITAL INC, sociedad debidamente constituida y existente bajo las leyes de Barbados, con su domicilio principal en Whitepark House, White Park Road, Bridgetown, Barbados.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: Mario Eduardo Trivella, Rubén Maestre Wills y Pablo Andrés Trivella, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 55.456, 97.713 y 126.584, respectivamente.
MOTIVO: Oposición por Mejor Derecho a Solicitud Marcaria (APELACIÓN)
SENTENCIA: Definitiva.
I
NARRATIVA
En fecha 24 de enero de 2022, fue consignado ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, un oficio N° SAPI-DRPI-2021-0010, de 13 de diciembre de 2021, emanado del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), remitiendo copia certificada del expediente N°2019-5109, relacionado a la OPOSICIÓN POR MEJOR DERECHO A SOLICITUD MARCARIA, efectuada por LEGAL STAR INC; en relación a solicitud de registro de la marca comercial “EPK” clase 09 internacional, solicitada por BRIDGEWOOD CAPITAL INC.
Posterior a su distribución de Ley, el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 7 de febrero de 2022, le dio entrada a la causa y procedió a su anotación en el libro respectivo; abriendo el presente juicio a pruebas de conformidad con lo establecido en el segundo parágrafo del artículo 80 de la Ley de Propiedad Industrial, ordenando la notificación por la vía telemática a las partes y que fuera librado oficio al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), participándole de la misma. Ese mismo día fue librado oficio N°2022-013.
En fecha 16 de junio de 2022, el apoderado judicial de la empresa LEGAL STAR INC, allegó al expediente un escrito solicitando la acumulación de causas; la suspensión del proceso (cuestión prejudicial) y caducidad o cancelación por no uso.
Por auto del 3 de octubre de 2022, fue abocado al conocimiento de la presente causa el Juez Julián Torrealba González; quien ordenó la notificación a la parte accionada del contenido del auto de fecha 7 de febrero de 2022, en relación con la admisión de la solicitud de oposición por mejor derecho marcario de marras. Al siguiente día, fue librada la boleta de notificación ordenada.
El 21 de diciembre de 2022, el alguacil judicial Rosendo Henríquez, consignó diligencia en la cual expuso que no pudo efectuar la notificación de la sociedad mercantil BRIDGEWOOD CAPITAL INC, en la persona de su apoderado judicial Mario Eduardo Trivella.
El 2 de febrero de 2023, la representación judicial de la empresa LEGAL STAR INC, procedió a reformar el escrito de oposición por mejor derecho marcario, interpuesta en contra de la solicitud 2019.005109.
El tribunal de la causa, mediante auto del 13 de febrero de 2023, procedió a admitir la reforma de la demanda de oposición por mejor derecho marcario, presentada por la representación judicial de LEGAR STAR INC, ordenando librar boleta de citación a la sociedad mercantil BRIDGEWOOD CAPITAL INC, haciéndole saber a la partes que una vez constara en autos la citación ordenada, la causa quedaría abierta a pruebas por 15 días de despacho, de conformidad con el artículo 80 de la Ley de Propiedad Industrial.
En fecha 27 de febrero de 2023, el tribunal de la causa ordenó librar boleta de citación a la empresa BRIDGEWOOD CAPITAL INC, previa solicitud realizada por el apoderado judicial de LEGAL STAR INC. En esa misma oportunidad, fue librada la precitada boleta de citación.
Mediante diligencia fechada 8 de marzo de 2023, el alguacil Ricardo Tovar, expuso no haber podido efectuar la citación de la empresa BRIDGEWOOD CAPTAL INC, en la persona de su abogado Mario Eduardo Trivella.
La representación judicial de LEGAL STAR INC, hizo alusión a las solicitudes previas de acumulación de causas, requiriendo la remisión al juzgado de la causa, de parte del Registrador de la Propiedad Industrial, de los expedientes de oposición de mejor derecho marcario, relacionados con la siguiente numeración: 2019-005110; 2019-005111; 2019-005112; 2019-5114; 2019-005116 y 2019-0005117.
El apoderado judicial de la parte demandante LEGAL STAR INC, el 15 de marzo de 2023, peticionó que se librara cartel de citación a BRIDGEWOOD CAPITAL INC, de conformidad con el artículo 224 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 15 de marzo de 2023, el tribunal de instancia ordenó librar oficio al Servicio Autónomo de la propiedad Intelectual (SAPI), a los fines de que informara y remitiera al juzgado, los expedientes de oposición por mejor derecho vinculados con la presente causa. Ese mismo día se libró oficio N°2023.094.
En fecha 8 de mayo de 2023, diligenció el alguacil judicial Orlando Arrivilliaga, dejando constancia en los autos que no pudo cumplir con la misión encomendada, de entregar boleta de notificación a BRODGEWOOD CAPITAL INC, en la persona de su apoderado judicial.
El Tribunal Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, manifestó haber recibido oficio N°MPPCN-SAPI-DAJ-0023-2023, de fecha 8 de mayo de 2023, proveniente del Servicio Autónomo de la propiedad Intelectual (SAPI) y anexos, ordenando que éstos fueran agregados a las actas en un cuaderno separado denominado “CUADERNO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS”.
Por auto publicado el día 26 de mayo de 2023, por el juzgado de primera instancia, éste ordenó librar cartel de citación a la parte demandada para que compareciera a dicho despacho dentro del lapso de 15 días continuos, contados a partir de que quedara constancia en autos de haberse cumplido con las formalidades previstas en el artículo223 del Código de Procedimiento Civil. En esa misma fecha se libró cartel de citación correspondiente.
En fecha 7 de junio de 2023, la representación judicial de LEGAL STAR INC, introdujo nueva reforma de la demanda de oposición de mejor derecho marcario, de conformidad con el artículo 343 del Código de Procedimiento Civil, e invocando el contenido de la sentencia del 15 de marzo de 2017, Exp:AA20-C-2016-000660, de la Sala de Casación Civil.
En fecha 30 de junio de 2023, el tribunal dictó auto en el cual declaró que la presente oposición marcaria ya estaría trabada por lo que, la reforma presentada resultaría improcedente.
El apoderado de LEGAL STAR INC, solicitó auto para mejor proveer a los efectos de la decisión proferida el 30 de junio de 2023, depurar el proceso y de considerarlo pertinente, revocar el auto del 30 de junio de 2023, procediendo a admitir el escrito presentado el 7 de junio de 2023.
El Tribunal de la causa, el día 12 de julio de 2023, admitió la reforma de la demanda del 7 de junio de 2023; y revoca por contrario imperio, otro auto dictado el 30 de junio de 2023, conforme a lo previsto en el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, ordenándose, nuevamente, la notificación de la parte demandada. Esa misma fecha se libró el cartel de notificación respectivo.
El 31 de julio de 2023, acordó librar nueva boleta a BRIDGEWOOD CAPITAL INC, e la persona de cualquiera de uno de sus apoderados, Mario Eduardo Trivella, Pablo Andrés Trivella y Rubén Maestre Wills. Ese mismo día fue librada la boleta de notificación ordenada.
El alguacil judicial Dany Vargas, diligenció el 8 de agosto de 2023, y dejó asentado en autos la infructuosidad de la notificación de la sociedad mercantil BRIDGEWOOD CAPITAL INC, en la persona de su apoderado, MARIO EDUARDO TRIVELLA.
El alguacil Julio Orlando Arrivilliaga Rodríguez, manifestó en autos el 11 de agosto de 2023, que consignaba acuse sin firmar de la boleta de notificación librada a BRIDGEWOOD CAPITAL INC, en la persona de cualquiera de sus abogados, Mario Eduardo Trivella, Pablo Andrés Trivella y Rubén Maestre Wills, empero, recibida por quien dijo ser recepcionista.
El 19 de octubre de 2023, el tribunal de la causa ordenó el desglose de determinadas actuaciones cursantes al expediente, nueva foliatura y ordenó practicar cómputo por secretaria .
El 3 de noviembre de 2023, previa solicitud de la parte accionante, el tribunal ordenó la notificación de la sociedad de comercio BRIDGEWOOD CAPITAL INC, conforme el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil. En esa misma oportunidad fue expedida la boleta de notificación correspondiente.
En fecha 6 de diciembre de 2023, el alguacil judicial Luis Cordero, diligenció exponiendo que la ciudadana YIrait Machado, secretaria, recibió boleta de notificación dirigida a los ciudadanos Mario Eduardo Trivella, Pablo Andrés Trivella y Rubén Maestre Wills
La secretaria del tribunal de instancia, el 11 de enero de 2024, dejó constancia de haberse cumplido con las formalidades de la notificación de la empresa BRIDGEWOOD CAPITAL INCA, de conformidad con el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, por lo tanto, debía entenderse que desde esa fecha (exclusive) comenzaba a computarse el lapso de promoción de pruebas.
En fecha 5 de febrero de 2024, la secretaria del tribunal de la causa dejó constancia de haber agregado al expediente, el escrito de promoción de pruebas presentado el 15 de enero de 2024, por el apoderado judicial de la parte accionante; así como escrito presentado por la representación judicial de la parte demandada, el 15 de enero de 2024. Igualmente fue ordenado el resguardo en la caja fuerte del tribunal de una prueba de difícil inserción en el expediente allegada por la parte demandada.
El 5 de febrero de 2024, la representación judicial de la parte demandante, allegó al expediente, escrito de ampliación de promoción de pruebas, dejando constancia ese mismo día, la secretaria del tribunal, de la inserción de la prueba marcada “ANEXO V”, correspondiente a camisa tipo chemisse, elaborada en tela, de líneas horizontales de color verde y blanco, etiquetada con el nombre “EPK”.
En fecha 8 de febrero de 2024, las representaciones judiciales de ambas partes, consignaron sendos escritos de oposición de pruebas.
El 28 de febrero de 2024, el tribunal de la causa publicó auto de admisión de pruebas. En esa misma fecha, se libraron oficios Nos. 2024-121, 2024-122, 2024-123, 2024, 124, 2025-125; 2024-126; 2024-127; 2024-128 y 2024-129; a propósito de la evacuación de las pruebas de informes promovidas por la parte accionante. En esa misma fecha, la secretaria del tribunal de instancia, dejó constancia en autos de haber notificado a las partes de la publicación de precitado auto.
El 4 de marzo de 2024, la representación judicial de la parte demandada, apeló del auto de admisión de pruebas.
El 5 de marzo de 2024, el tribunal de instancia oyó en el solo efecto devolutivo, la apelación del auto de admisión de pruebas.
El 13 de marzo de 2024, el juzgado a quo profirió auto mediante el cual, acordó librar nuevo oficio dirigido del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), subsanando los errores incurridos en el primero; asimismo ordenó dejar sin efecto el nombramiento de los expertos acordados en el auto de admisión de pruebas del 28 de febrero de 2024, en virtud del desistimiento de la parte accionante a dicha pruebas; ordenando además, la notificación telemática de la parte accionada. Ese mismo día se libró oficio N° 2024-171.
El 14 de marzo de 2024, el tribunal de la causa ordenó librar boleta de intimación dirigida a la sociedad mercantil LEGAL STAR INC, previa solicitud del apoderado judicial de la parte accionada. En esa misma oportunidad fue librada la boleta de intimación correspondiente.
El 18 de marzo de 2024, fue practicada inspección judicial fijada por el juzgado de instancia por auto del 28 de febrero de 2024.
El 19 de marzo de 2024, fueron consignadas 2 diligencias suscritas por 2 alguaciles judiciales adscritos al Circuito Judicial Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; en la primera de ellas, fue dejada constancia de haber sido entregado el oficio N°2024-171, en la sede del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) en fecha 18 de marzo de 2024; y en segundo, de la entrega efectiva al apoderado judicial de la empresa LEGAL STAR INC, de la boleta de intimación correspondiente.
El 19 de marzo de 2024, fueron consignadas 2 diligencias suscritas por 2 alguaciles judiciales adscritos al Circuito Judicial Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; en la primera de ellas, fue dejada constancia de haber sido entregado el oficio N°2024-123, en la sede de ISKIA LAS MERCEDES; y en segundo, de la entrega efectiva del oficio N°2024-127, dirigido a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIOECONÓMICOS (SUNDDE).
Por auto del 1 de abril de 2024, el tribunal de instancia otorgó una prórroga por un lapso de 30 días de despacho siguientes al vencimiento del lapso de evacuación de pruebas. Ese mismo día, fue consignada diligencia suscrita por el alguacil Miguel Ángel Araya, quien dejó constancia de haber entregado el oficio N°2024-124, dirigido al SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA A TRAVES DE LA INTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS.
El día 4 de abril de 2024, fue remitido oficio N°2024-213, a la UNIDAD DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS JUZGADOS SUPERIORES EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUSNCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, a propósito de la apelación del auto de admisión de pruebas, de fecha 28 de febrero de 2024 y oída del 5 de marzo de ese mismo año.
El 5 de abril de 2024, fue consignada diligencia suscrita por el alguacil José Centeno, quien dejó constancia de haber entregado el oficio N°2024-125, dirigido a la ADUANA PRINCIPAL DE SAN ANTONIO DEL TÁCHIRA Y LA ADUANA SUBATERNA DE UREÑA.
El 10 de abril de 2024, la secretaria del tribunal de instancia dejó constancia en autos de haber notificado al apoderado judicial de LEGAL STAR INC, del diferimiento del acto de exhibición de documento.
El 15 de abril de 2024, fue consignada diligencia suscrita por el alguacil José Centeno, quien dejó constancia de haber entregado el oficio N°2024-213, dirigido a la a la UNIDAD DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS JUZGADOS SUPERIORES EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUSNCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS.
En fecha 16 de abril de 2024, el tribunal de instancia levantó acta correspondiente con acto de exhibición de documento.
El 25 de abril de 2024, fueron consignadas 3 diligencias suscrita por el alguacil Roberto Quintero, quien dejó constancia, en la primera de ellas, de haber entregado el oficio N°2024-122, dirigido a la Constructora Sambil, C.A.; en la segunda, de haber entregado oficio N°2024-124, recibido por el SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), GERENCIA DE INTENDECIA NACIONAL DE ADUANAS; en la tercera, de haber consignado oficio N°2024-129, dirigido al SERVICIO DESCONCENTRADO DE NORMALIZACIÓN, CALIDAD, METROLOGÍA Y REGLAMENTOS TÉCNICOS (SENCAMER).
El 3 de mayo de 2024, fue consignada diligencia suscrita por el alguacil José Centeno, quien dejó constancia de haber entregado el oficio N°2024-126, dirigido al SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), GERENCIA DE TRIBUTOS INTERNOS, REGIÓN CAPITAL. En esa misma fecha, el juzgado a quo dictó auto en el cual acordó librar nuevo oficio N°2024-265, dirigido a ISKIA, S. A.
El 10 de mayo de 2024, fue consignada diligencia suscrita por el alguacil José Centeno, quien dejó constancia de no haber efectuado la entrega del oficio N°2024-126, dirigido a CORPORACIÓN LOS DISEÑOS 2011, C. A.
El 13 de mayo de 2024, el tribunal de la causa profirió auto mediante el cual ordenó oficiar al SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), a los fines de que informara el domicilio fiscal de CORPORACIÓN LOS DISEÑOS 2011, C. A.
El 20 de mayo de 2024, fue consignada diligencia suscrita por el alguacil Miguel Peña, quien dejó constancia de haber efectuado la entrega del oficio N°2024-265, dirigido a ISKIA, S. A.
Mediante auto de fecha 21 de mayo de 2024, el juzgador de instancia ordenó agregar al expediente copia de oficio N°2024-278, dirigido al SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), solicitando domicilio fiscal y cualquier otra información que registre en su sistema a nombre de CORPORACIÓN LOS DISEÑOS, 2011, C. A.
El 27 de mayo de 2024, el tribunal de la causa publicó auto en el cual ratificó los oficios correspondientes a la evacuación de la prueba de informes. En esa misma fecha libró oficios 2024-308, 2024-309, 2024-310, 2024-311, 2024-312, 2024-313, 2024-314, 2024-315.
El 4 de junio de 2024, fue agregado al expediente oficio N°0000823, remitido por el SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT) al tribunal de la causa, en respuesta al oficio 2024-126 del 28 de febrero de 2024, relacionada al contribuyente CORPORACIÓN LOS DISEÑOS 2011, C. A.
El 6 de junio de 2024, fue agregado al expediente oficio DG 476 2024, remitido por la directora general de SENCAMER, al tribunal de la causa, en respuesta al oficio 2024-129 del 28 de febrero de 2024, relacionada a la razón social BRIDGEWOOD CAPITAL INC.
El 13 de junio de 2024, fue consignada diligencia suscrita por el alguacil Luis Cordero, quien dejó constancia de haber efectuado la entrega del oficio N°2024-308, dirigido al SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI).
Mediante auto de fecha 17 de junio de 2024, el tribunal de instancia denegó solicitud de la parte actora de suspensión de la causa, indicando asimismo que el contradictorio se encontraba en fase de informes y aun si se encontrara en estado de sentencia, quedaría al buen arbitrio del juzgador esperar las resultas de los informes, al dirimir si las mismas serían o no determinantes para el mérito.
El 25 de junio de 2024, fueron consignadas diligencias suscritas por el alguacil Danny Vargas, quien dejó constancia de haber efectuado la entrega del oficio N°2024-311, dirigido al SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT) A TRAVÉS DE LA INTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS. PLAZA VENEZUELA. CARACAS; del oficio N°2024/309, dirigido a la CONSTRUCTORA SAMBIL, C. A; oficio N°2024/310, dirigido a ISKIA, S. A.; oficio N°2024/314, dirigido al Superintendente de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIOECONÓMICOS (SUNDDE).
El 27 de junio de 2024, fue consignada diligencia suscrita por el alguacil Ibrahin Daal, quien dejó constancia de haber efectuado la entrega del oficio N°2024-278, dirigido al SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT).
El 3 de julio de 2024, la representación judicial de LEGAL STAR INC, consignó escrito de informes.
En fecha 8 de julio de 2024, el tribunal de la causa ordenó agregar al expediente oficio N°0000952 de fecha 28 de junio de 2024, remitido por la Gerencia Regional de Tributos Internos Libertador, del SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), dando respuesta al oficio 2024-278 de fecha 13 de mayo de 2024. En esa misma fecha, la representación judicial de la empresa BRIDGEWOOD CAPITAL INC, consignó escrito de informes.
En fecha 10 de julio de 2024, el tribunal de la causa ordenó agregar al expediente oficio N°0003752 de fecha 10 de junio de 2024, remitido por la Gerencia de Recaudación, del SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), dando respuesta al oficio 2024-126 de fecha 28 de febrero de 2024.
En fecha 16 de julio de 2024, el tribunal de la causa ordenó agregar al expediente oficio N°0001436 de fecha 11 de junio de 2024, remitido por el Intendente Nacional de Aduanas, del SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), dando respuesta al oficio 2024-124 de fecha 28 de febrero de 2024.
El 22 de julio de 2024, la representación judicial de la parte actora LEGAL STAR INC, trajo a los autos, escrito de observaciones a los informes de su contraria.
Por auto del 2 de agosto de 2024, el tribunal de instancia señaló que, por diligencia del 5 de octubre de 2023, el apoderado judicial de la parte demandante allegó al expediente un escrito de promoción de pruebas, mismo que fue presentado anticipadamente, conforme fue señalado en auto del 19 de octubre de 2023; luego, en diligencia de fecha 25 de octubre de 2023, el referido apoderado actor, habría manifestado dejar sin efecto el precitado escrito probatorio, lo cual fue acordado por el juzgador; siendo ordenado que se agregara el mismo a los autos con la advertencia de que no surtiría efecto legal alguno.
En fecha 5 de agosto de 2024, el tribunal de la causa ordenó la reconstrucción de la pieza I del expediente, el desglose del folio 487 de la pieza II y corrección de la foliatura de las piezas II y III. Ese mismo día, el juzgador de instancia ordenó agregar al expediente oficio N°24-0150 de fecha 18 de julio de 2024, remitido por el Tribunal Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, contentiva de las resultas del recurso de apelación interpuesto el 4 de marzo de 2024, en contra del auto de admisión de pruebas del 28 de febrero de 2024, la cual fue declarada sin lugar.
En fecha 7 de agosto de 2024, el tribunal de instancia profirió sentencia definitiva, en la cual declaró COMPETENTE para conocer la causa de oposición por mejor derecho; SIN LUGAR, la oposición por mejor derecho presentada por la sociedad LEGAL STAR INC, y en consecuencia, la empresa BRIDGEWOOD CAPITAL INC, tendría el mejor derecho para utilizar la marca “EPK”.
En fecha 17 de septiembre de 2024, compareció el apoderado judicial de la empresa LEGAL STAR INC, y consignó diligencia en la cual apeló de la decisión de fecha 7 de agosto de 2024, denunciando además, la violación del debido proceso y el derecho a la defensa conforme el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En fecha 4 de octubre de 2024, los apoderados judiciales de la empresa CONSTRUCTORA SAMBIL consignaron escrito de informes, en respuesta a los oficiosa remitidos a ésta datados del 28 de febrero y 27 de mayo de 2024, en donde expusieron, entre otros particulares, que la compañía CORPORACIÓN LOS DISEÑOS 2011, C. A., actualmente, tendría suscritos contratos de arrendamientos en sus 4 sedes: Centro Sambil Caracas – locales AC-C14 y AC-C16, Centro Sambil San Cristóbal- local T-28; Centro Sambil Barquisimeto – local L-89; y Centro Sambil Valencia – local A-45, bajo la denominación comercial “EPK”.
El tribunal de la causa, en fecha 16 de octubre de 2024, oyó en ambos efectos, la apelación interpuesta en contra de la sentencia definitiva dictada el 7 de agosto de 2024, y ordenó remitir mediante oficio el presente expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados Superiores en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas (URDD), para que el Juzgado que resultara sorteado conociera del recurso de apelación. En esa misma fecha, se libró el oficio correspondiente, bajo el N°2024-592.
En fecha 28 de octubre de 2024, la secretaria de este TRIBUNAL SUPERIOR SÉPTIMO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, dejó constancia en autos a través de una nota, de haber recibido el expediente signado con el N°AP71-R-2024-000585, procedente del Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, contentivo de la OPOSICIÓN POR MEJOR DERECHO (MARCARIA), seguido por la empresa LEGAL STAR INC, en contra de la empresa BRIDGEWOOD CAPITAL INC, en virtud de la apelación interpuesta por LEGAL STAR INC, en contra de la sentencia dictada por el citado juzgado a quo, el 7 de agosto de 2024, en el sub lite.
Por auto de fecha 28 de octubre de 2024, esta alzada le dio entrada al expediente, cuenta a la juez y, de conformidad con el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil, fue fijado el 20° día de despacho siguiente a dicha fecha (exclusive) a los fines de que las partes consignaras los informes pertinentes.
El 31 de octubre de 2024, este tribunal superior ordenó agregar los oficios remitidos por el tribunal de instancia provenientes del Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) identificados: N°2024-0001653, N°2024-0002118, N°2024-0002126; correspondientes con la presente causa y allegados a este despacho, a través de comunicación N°2024-616 del 28 de octubre de 2024.
Mediante diligencia de fecha 12 de noviembre de 2024, el apoderado judicial de la sociedad mercantil LEGAL STAR INC, sustituyó parcialmente el poder que le fuera concedido por su mandante el 24 de mayo de 2022, en las abogadas Teresa Moreno Suárez e Ingrid Borrego León.
El 25 de noviembre de 2024, la representación judicial de la empresa BRIDGEWOOD CAPITAL INC, trajo al expediente escrito de informes. En esa misma fecha, la empresa LEGAL STAR INC, consignó escrito de informes.
El 5 de diciembre de 2024, la representación judicial de LEGAL STAR INC, consignó a los autos escrito de observaciones a los informes de su contraria.
El 6 de diciembre de 2023, la representación judicial de BRIDGEWOOD CAPITAL INC, consignó a los autos escrito de observaciones a los informes de su contraria.
Este Tribunal Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil , del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó auto el 9 de diciembre de 2024, en el cual advirtió a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil, dictaría su fallo dentro de los 60 días continuos contados desde el 6-12-2014 (exclusive).
El 13 de diciembre de 2024, esta superioridad ordenó agregar los oficios remitidos por el tribunal de instancia provenientes del Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) identificados: N°2024-0002163, N°2024-0002376, N°2024-0002402; correspondientes con la presente causa y allegados a este despacho, a través de comunicación N°2024-705 del 10 de diciembre de 2024.
Estando en la oportunidad procesal correspondiente, este tribunal para a dictar sentencia con fundamento en las razones que se exponen infra:
II
DE LOS HECHOS QUE SUSTENTAN LA OPOSICIÓN MARCARIA
• ALEGATOS DE LA PARTE ACCIONANTE (OPOSITORA):
Adujo, la representación judicial de LEGAL STAR INC, en sus escrito de reforma libelar que, de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 77 de la Ley de Propiedad Industrial, objetaban y se oponían a la solicitud de concesión de derechos exclusivos de registro contenida en la solicitud N°2019-005109, presentada el 4 de julio de 2019, publicada -como solicitada- en el Boletín de la Propiedad Industrial N°601, Tomo IX, página 14 de fecha de publicación 15 de julio de 2020 y vigencia de 5 de octubre de 2020, según aviso oficial SAPI-DRPI-AO-N°11, correspondiente al signo denominativo “EPK”, solicitado por la sociedad BRIDGEWOOD CAPITAL INC, domiciliada en Whitepark House, White Park Road, Bridgetown, Barbados; para distinguir los productos comprendidos en la clase 9 internacional, específicamente “ARTÍCULOS DE ÓPTICA Y LENTES”.
En cuanto, al fundamento de su oposición marcaria, adujo LEGAL STAR INC, que a los fines de acreditar su interés legítimo en oponerse a la concesión de registro del signo “EPK”, solicitud N°2019-005109, reivindicaba las solicitudes de registro previamente presentadas por la hoy opositora, que cursarían en los expedientes 2025-000052, 2020-001108, 2020-001109 Y 2020-001101, correspondientes al signo “EPK”, además de 21 acciones de cancelación por falta de uso, presentadas en contra de registros de marca caducas de los cuales BRIDGEWOOD CAPITAL INC, sería titular.
Específicamente, sobre los hechos afirmó el apoderado judicial de la accionante que, en el caso de las marcas “EPK” del BRIDGEWOOD CAPITAL INC, adolecerían de encontrarse en el supuesto de caducidad, conforme lo prevé el literal “d” del artículo 36 de la Ley de la Propiedad Industrial, por cuanto, su uso, se habría interrumpido por más de 2 años, según se desprendería de las citadas acciones de cancelación emprendidas por LEGAL STAR INC, en contra de dichos registros.
Así mismo, delató LEGAL STAR INC, que su antagonista buscaría la manera de eludir los efectos de no haber usado los signos distintivos de forma real, eficiente y de manera sostenida en el tiempo, recurriendo a la nueva solicitud de registro con lo que, intentaría defraudar al sistema registral, en aras de sostener un monopolio de derecho sobre el fonema “EPK”, al margen de la consecuencia jurídica contenida en la ley, motivo por el cual la legislación contemplaría la caducidad de un registro por falta de uso, en aras de evitar prácticas abusivas y anticompetitivas.
La representación judicial de la empresa opositora, advirtió por un lado que, las empresas encargadas de la distribución de las prendas de ropa “EPK”, habrían sido objeto de fiscalización por parte de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE), debido a ciertas irregularidades relativas a sus costos , así como a casos de contrabando de sus piezas hacia Colombia, durante el año 2017; mientras que por otro lado, expuso que, habría informado al Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, (en adelante, “SAPI” por sus siglas) que las cesiones a través de la cuales BRIDGEWOOD CAPITAL INC, habría adquirido las marcas de las cuales sería titular en Venezuela, también eran objeto de impugnación en tribunales extranjeros, aludiendo el caso que la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, le habría cancelado algunos registro a nombre de BRIDGEWOOD CAPITAL INC.
Señaló, también la parte accionante que, fue alertado al Registro de Propiedad Industrial que, las solicitudes de registro 2019-005110; 2019-005111; 2019-005112; 2019-005114; 2019-005116 y 2019-005117, de la marca “EPK” todas de fecha 04/07/2024 (correspondiente a diversas clases), buscarían eludir la falta de uso y su defraudación de la ley de propiedad industrial, lo que habría motivado a LEGAL STAR INC, a presentar oportunamente las oposiciones a las mismas; y que, con respecto a otras solicitudes identificadas 2019-005113, 2019-005115 y 2019-005108, cuyo titular sería BRIDGEWOOD CAPITAL INC, les habrían sido negadas por el ente administrativo, y que estarían en proceso de reconsideración.
En cuanto, al mejor derecho que tendría LEGAL STAR INC, fue aducido que éste grupo empresarial -del cual serían parte las sociedades titulares de la acción de cancelación en Venezuela-, constituidas en Panamá y Colombia, tendrían por objeto social principal, la comercialización al por menor, de prendas de vestir y accesorios en establecimientos especializados; y que habrían comercializado los productos con la marca “EPK” en el territorio colombiano contando con 82 puntos de venta a lo largo de dicho país; y así, el grupo empresarial, contaría con 640 colaboradores directos y 1800 indirectos, en el comercio de los productos identificados con la marca “EPK”; y que, habiendo cumplido con éxito posicionarse en el mercado colombiano, como en su proyecto internacional de productos identificados con el signo “EPK” logrando ser uno de los referentes más reconocidos en el mercado de la moda infantil, estarían desde hace un par de años (contados a la fecha de la última reforma a la demanda)desarrollando un proyecto global, tramitando en más de 86 países, la marca “EPK”; en oposición al caso de BRIDGEWOOD CAPITAL INC, la cual, habría estado abandonando la marca “EPK” en Venezuela y cesado de forma “innegable” su utilización, renunciando al derecho de exclusividad que en su momento le fuera concedido por el despacho administrativo.
En adición a lo anterior, adujo la parte accionante como sustento de su oposición que, constituiría un hecho público, notorio y comunicacional que, la SUNDDE, habría iniciado un procedimiento contra las antiguas tiendas “EPK”, franquiciadas por su antiguo titular BRIDGEWOOD CAPITAL INC, lo que habría traído como consecuencia, el cierre de tiendas y el cese de las operaciones de distribución y venta de los productos protegidos por las marcas “EPK” a nivel nacional, por un periodo de 2 años; y que ello, habría sido reseñado a través de medios digitales; y si bien, habrían intentado aparentar que la marca ha estado activa de forma continua, ello habría fallado, y por el contrario, el hecho de reanudar operaciones en el mercado venezolano, habría generado en el consumidor y público en general asombro, por tratarse de una marca que había desaparecido del mercado venezolano, por un periodo temporal extenso y que recién estaría regresando; por lo que, a entender de la accionante, la desaparición del mercado y aparición repentina, revelaría tal notoriedad que estaría relevada de prueba.
Afirmó, la empresa accionante que, las marcas “EPK” propiedad de BRIDGEWOOD CAPITAL INC, habrían caducado al no haber sido utilizadas en el mercado venezolano por más de 2 años consecutivos, otorgándole el legítimo derecho a STAR LEGAL INC, a solicitar el registro de su marca “EPK” en el territorio nacional e impugnar los registros y solicitudes que considere pertinentes. A propósito de sustentar sus alegatos, la accionante aludió al contenido de la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sobre el hecho notorio y comunicacional, dictada en el expediente N°07-1713, de fecha 28 de febrero de 2008.
Indicó la accionante, de igual modo que, la salida del mercado de la marca “EPK” por 2 años, serviría para evidenciar que, efectivamente LEGAL STAR INC, tendría derecho preferente y una prioridad en el registro de la marca “EPK”, por cuanto, se habría cumplido el supuesto de hecho del literal “d” del artículo 36 de la Ley de Propiedad Industrial, que establece que el registro de una marca quedaría sin efecto “cuando caduque por no haberse hecho uno de la marca durante dos años consecutivos”; de allí que manifestó el apoderado judicial de la opositora-accionante que, el registro de la propiedad industrial habría incurrido en un yerro al ordenar la publicación de las marcas, vedando el derecho que le asistiría a los particulares, a solicitar la caducidad de una marca cuando su titular habría dejado de usarla.
Prosiguió, la representación judicial de la empresa accionante, a hacer alusión a los derechos marcarios que detentaría LEGAL STAR INC, sobre el signo “EPK” en otras jurisdicciones, citando el caso de los registros de ésta y de las marcas "EPEKA” , “EPK Y DISEÑO CORONA” y “EPK Y DISEÑOS” otorgadas en Argentina, Turquía y Qatar, respectivamente; lo que a su decir, probarían su titularidad, y por tanto, su interés y condiciones de adquirir prioritariamente el registro marcario en el territorio nacional, al haber solicitado a la autoridad administrativa la declaratoria de caducidad por no uso de los registros marcarios de BRIDGEWOOD CAPITAL INC, así como por haber solicitado las marcas “EPK” y “EPEKA” en el territorio nacional, conforme las solicitudes de registro de marcas ante el SAPI, N°2020-000052, CLASE 25, marca: EPK (y diseño corona) de fecha 7 de enero de 2020; N°2020-000417, CLASE 25, marca “EPEKA” (y diseño corona) de fecha 22 de enero de 2020 y N°2020-01110, CLASE 35, marca “EPK” (y diseño corona) de fecha 17 de febrero de 2020.
Insistió, la parte actora en el hecho notorio comunicacional de la salida del mercado de la marca “EPK”, invocando que el mismo se desprendería del contenido de artículos de prensa varios los cuales anexarían al expediente.
Por otra parte, la parte actora manifestó que, adicionalmente a la oposición objeto del asunto de marras habrían sido presentadas 6 oposiciones por mejor derecho, en contra de las solicitudes de registro de BRIDGEWOOD CAPITAL INC, por la marca “EPK”, en diversos clasificadores de Niza, identificadas 2019-005116; 2019-005114; 2019-005110; 2019-005111; 2019-005112; 2019-005117, cuya acumulación fue peticionada por su conexión y acordada por el tribunal de instancia.
De igual modo, arguyó la representación judicial de LEGAL STAR INC, que, habría litispendencia, devenida de la existencia de procedimientos de orden administrativo; por cuanto, discurrió la opositora que, lo correcto hubiera sido que la autoridad administrativa, negara el trámite de registro de las solicitudes impugnadas hasta que se resolvieran las acciones de cancelación por no uso. Sin embargo, alegan que el registro de la propiedad industrial ordenó la publicación de las marcas para efectos de las oposiciones, en detrimento de la tutela administrativa efectiva y, el derecho de petición que se desprenden del ejercicio de las acciones de caducidad o cancelación por no uso presentadas por LEGAL STAR INC, cuyos derechos consistirían en la preferencia y prioridad para la obtención del registro de la marca “EPK” a favor de LEGAL STAR INC.
Así mismo, delató la accionante que, como consecuencia de las acciones de caducidad referidas supra, es que los procedimientos en contra de los registros previos que pertenecieron a BRIDGEWOOD CAPITAL INC, perderían su objeto y utilidad, ya que, serían forzosamente desestimadas desde el punto de vista legal, dado que serían burlados a través de un registro nuevo, como sería la marca que se impugna a través de la oposición bajo examen; de allí que, estiman que la desestimación de la litispendencia de orden administrativo alegada, resultaría en convalidar un fraude al sistema registral de la propiedad industrial y a la ley de la propiedad industrial (artículo 36, d) en perjuicio de los derechos que le asistirían a LEGAL STAR INC, creando a su vez, un precedente grave de fraude a la ley; que inclusive, habría obligado a la accionante a ejercer recursos legales adicionales como la oposición por mejor derecho, para evitar la pérdida de sus derechos de preferencia en el registro de la marca “EPK” de la cual es titular en otros Estados.
Finalmente, fue establecido el petitorio siguiente:
PRIMERO: Admita esta nueva reforma al libelo de la oposición por mejor derecho considerando que la parte demandada no se ha dado por citada o notificada de esta causa ni ha hecho contestación a la demanda y conforme a la ley y criterios jurisprudenciales
SEGUNDO: Declare CON LUGAR, la oposición por mejor derecho en favor de me mandante LEGAL STAR INC.
TERCERO: Niegue el registro de la marca EPK solicitud 2019-005109 en clase 09, a la sociedad BRIDGEWOOD CAPITAL INC
CUARTO: Declare con lugar en la sentencia definitiva y en favor de mi mandante LEGAL STAR INC las oposiciones por mejor derecho incoadas en contra de los expedientes 2019-005116, 2019-005114, 2019-005110, 2019-005111, 2019-005112, 2019-005117 para el signo "EPK" de la demandada, cuya acumulación se solicitó y acordó y consta en los autos del expediente en el "cuaderno de expedientes administrativos', al tratarse de oposiciones por mejor derecho que tienen los mismos fundamentos legales y se niegue la marca "EPK" BRIDGEWOOD CAPITAL INC.
QUINTO: Pido también subsidiariamente en caso de no acordar lo solicitado en los puntos anteriores ordene al servicio autónomo de propiedad intelectual suspender la concesión de registros de las marcas "EPK" en favor de BRIDGEWOOD CAPITAL INC hasta que se resuelvan los procedimientos administrativos pendientes en resguardo del debido proceso y la tutela administrativa efectiva de los asuntos que se someten a consideración de la administración pública.
• ALEGATOS DE LA PARTE ACCIONADA.
La representación judicial de la parte accionada, BRIDGEWOOD CAPITAL INC, adujo que el presente asunto se circunscribiría a decidir quien tendría mejor derecho para registrar 7 marcas asociadas al signo distintivo “EPK”, que habrían sido solicitadas por BRIDGEWOOD CAPITAL INC, y opuestas por LEGAL STAR INC.
Que la empresa LEGAL STAR INC, se habría opuesto al registro de las marcas, insertas en las solicitudes 2019-005109; 2019-005116; 2019-005114; 2019-005110; 2019-005111; 2019-005112 y 2019-005109-117; sosteniendo, que su mejor derecho derivaría del haber comercializado los productos identificados con la marca EPK en el territorio colombiano, y que esa gestión, le habría permitido que la marca cuente con 82 puntos de venta en dicho país, amén que desde hace 2 años, LEGAL STAR INC, habría estado llevando a cabo un proyecto a nivel global, en donde, supuestamente tendría en trámite la marca “EPK” en más de 86 países; indicando además que habría pedido el registro de dicha marca en Venezuela, en otras categorías y que habría solicitado la cancelación de 21 marcas asociadas al signo distintivo “EPK” por falta de uso; y que dichos requerimientos estarían “en trámite”.
En ese sentido, la representación judicial de BRIDGEWOOD CAPITAL INC, manifestó, que su mandante tendría el mejor derecho para ampliar sus registros marcarios asociados al signo distintivo “EPK” porque desde hacía más de 20 años, habría estado explotando la marca “EPK” en Venezuela, teniendo más de 20 marcas asociadas a ese signo distintivo ya concedida en este país; por lo que desean ampliar dichos registros en 7 clases más (que son el objeto de la presente oposición) siendo que, a lo largo de más de 2 décadas, habría comercializado la marca en Venezuela, al punto que en el mayor momento de expansión llegó a tener más de 30 tiendas y actualmente, poseería 5 tiendas físicas activas más un canal de ventas en líneas que ha estado vigente desde el año 2013; a lo que agregaron que BRIDGEWOOD CAPITAL INC, también tendría registrada la marca “EPK” en una cantidad de países incluido, Colombia.
En cuanto, a la explotación de la marca en Colombia, resaltó la accionada que, la opositora LEGAL STAR INC, ya no tendría marca alguna relacionada con el distintivo “EPK”, ya que las únicas marcas en ese país que habrían estado usando, y de donde emergería su negado “mejor derecho”, le habrían sido cedidas al ciudadano Samuel David Tcherassi Solano, y por ende, ya no se encontrarían dentro del patrimonio de la accionante/opositora, advirtiendo igualmente la accionada que, el cesionario de la hoy opositora, Sr. Tcherassi Solano, habría sido “ampliamente” vencido ante las autoridades de la República de Colombia, reconociéndose que BRIDGEWOOD CAPITAL INC, sería la única autorizada para explotar la marca “EPK” en Colombia.
Continuó, esgrimiendo sus defensas la accionada, expresando su contradicción en forma total y radical a las oposiciones presentadas por supuesto mejor derecho de la actora, al registro de 7 marcas “EPK”, en las diversas clases solicitadas, tanto en los hechos en que se cimentaron – al considerarlos falsos-, como en el derecho que de ellas se pretendería deducir, al catalogarlos de incorrectos, inaplicables y jurídicamente improcedentes.
Luego de, esgrimir una síntesis de los argumentos esbozados por su antagonista, precisó la representación judicial de BRIDGEWOOD CAPITAL INC, que “EPK” es una reconocida marca venezolana de ropa infantil, cuyos comienzos se remontarían al año 2001, cuando la primera tienda de la marca abrió sus puertas en Caracas; ofreciendo productos inspirados en las últimas tendencias de la moda con diseño francés y practicidad americana; originada como un concepto novedoso que ofrecía ropa infantil y accesorios de calidad, a precios competitivos y exhibidos en un ambiente de compra agradable; llegando a tener más de 600 referencias por colección.
Reiteró, la accionada que, al crecer el negocio, “EPK” logró abrir más de 30 tiendas en Venezuela, ubicadas de manera estratégica en los principales centros comerciales del país, llegando a estar presentes en un total de 13 estados.
Así mismo, adujo la representación judicial de BRIDGEWOOD CAPITAL INC, que ésta, a través de licenciatarias en Venezuela, habría hecho uso de las marcas “EPK” en territorio nacional desde el año 2001, lo cual habría sido reforzado por el trámite de registro de sus marcas ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), identificada bajo los Nos. 287770-P; 294026-P; 010990-L; 057327-S; 057326-S; 337311-P; 337310-P;337309-P; 337308-P; 44875-N; 27734-S; 260847-P; 27733-S; 260848-P; 260846-P; 261977-P; 261980-P; 261978-P; 45882-N; 261981-P; 261976-P; 261979-P, sobre las cuales poseería la titularidad BRIDGEWOOD CAPITAL INC; mientras que estarían en trámite, las solicitudes Nos. 2012-014748; 2012-014747; 2019-005108; 2019-005109; 2019-005110; 2019-005111; 2019-005112; 2019-005113; 2019-005114; 2019-005115; 2019-005116; 2019-005117.
Expresó, la accionada en su ampliación a la contestación a la oposición que, en virtud de la recesión económica sufrida en Venezuela en la última década, la cual promueven como un hecho notorio exento de prueba, en la actualidad habrían 5 tiendas operativas que comercializarían los productos “EPK” en Venezuela; no obstante, la marca siempre habría sido usada -en todas sus clases-, desde que fuera concedidas, incluso vía internet, a través de compras en líneas, que habrían estado activas desde el año 2012.
Prosiguió, la narración de la accionada en su descargo, aludiendo a la doctrina especializada, partiendo del principio de territorialidad marcaria sobre el registro y uso, en cuanto a la protección de los derechos marcarios a lo largo de la historia, delimitados al ámbito geográfico donde los signos han sido usados, y más aún, los registrados por ante la autoridad competente; siendo invocados estudios que sobre ese tenor habría desarrollado autores del derecho comparado; recalcando que, en el asunto de marras, la actora habría alegado como base de su delación, el uso de marca fuera del ámbito de la República Bolivariana de Venezuela, y que a la fecha de su oposición, habría alegado ostentar pretendidas ventajas con simples solicitudes marcarias y de caducidad por presuntas flats de uso, respecto de las cuales no habría habido decisión por parte del Servicio Autónomo de la Propiedad intelectual; mientras que BRIDGEWOOD CAPITAL INC, sería titular en Venezuela de más de 20 marcas vinculadas al signo “EPK” y que habría hecho un uso intenso de las mismas en el territorio nacional desde hacía más de 20 años, y en la actualidad, seguiría haciéndolo , a través de 5 tiendas activas y un portal de internet “en línea” de compras, todo lo cual solicitan que sea tomado en cuenta para determinar el indiscutible “mejor derecho” que discurren tendría la accionada, a preservar y ampliar los derechos de propiedad industrial que le asistirían y que privarían sobre los supuestos derechos marcarios que en otros países, falsamente habría alegado ostentar la opositora LEGAL STAR INC.
En cuanto, al mejor derecho estima la representación judicial de la accionada, que resultaría improcedente alegar un uso previo, bajo el esquema de distribución y desarrollo de mercados foráneos, sin la demostración de la más mínima actividad de explotación marcaria dentro del territorio nacional (directamente, o mediante el auxilio de licenciatarios, franquiciados o representantes), a propósito de consolidar un pretendido mejor derecho al registro de las marcas solicitadas por BRIDGEWOOD CAPITAL INC, además, que discurriría esta última en su defensa que, la opositora no habría señalado en concreto, cuál sería la marca que efectivamente habría usado o explotado para pretender su supuesto mejor derecho sobre las 7 clases solicitadas por la demandada; no obstante, sólo se habría referido a distribución y ventas dentro de la República de Colombia, lo que resultaría inútil a su entender, a los fines de consolidar un derecho subjetivo a cuyo reconocimiento aspiraría y que de paso, habría también perdido todo derecho en dicho país, puesto que allá también habrían sido reconocido los derechos sobre la marca “EPK” a BRIGEWOOD CAPITAL INC.
Por otro lado, la accionada expuso que su contraria LEGAL STAR INC, carecería de interés actual para intentar la presente oposición de registro de marca, ya que de los usos en el vecino país, de los cuales pretendería derivar su mejor derecho, habrían sido cedidas por dicha empresa al ciudadano Samuel David Tcherassi Solano, el 5 de noviembre de 2021; todo ello, sustentado por la representación judicial de la accionada, en el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil; y con ello, LEGAL STAR INC, habría quedado fuera de la disputa por la marca “EPK” en Colombia; siendo el caso que, el cesionario también habría sido vencido en todas las instancia que intentara en contra BRIDGEWOOD CAPITAL en la República de Colombia.
Sobre lo anterior, añadió la representación judicial de BRIDGEWOOD CAPITAL INC, que, el ciudadano Tcherassi Solano, habría intentado 2 acciones para tratar de arrebatarle la marca “EPK” a BRIDGEWOOD CAPITAL INC, la primera de ellas por “cancelación por notoriedad de la marca EPK” y la segunda por “cancelación por no uso de la marca EPK”, empero, afirmó la accionada que, en ambas ésta habría salido victoriosa, siéndole reconocida la titularidad de la marca “EPK” a la accionada en Colombia; de allí que finalmente, peticionó la representación judicial de BRIDGEWOOD CAPITAL INC, que el órgano jurisdiccional se sirviera desestimar la presente oposición por mejor derecho intentada por LEGAL STAR INC, en contra de las solicitudes marcarias de BRIDGEWOOD CAPITAL INC, identificadas 2019-005109; 2019-005116; 2019-005114; 2019-005110; 2019-005111; 2019-005112 y 2019-005109-117.
III
PRUEBAS
• DOCUMENTALES ALLEGADAS POR LEGAL STAR INC, CON EL ESCRITO DE DEMANDA:
(Pieza I)
Folios 8 al 14, copia certificada de solicitud marcaria “EPK”, Inscripción Na2019-5109, contentiva de: solicitud de registro de signos distintivos, forma FM-2, N°005109´19JUL04; ante el SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI), adscrito al Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional. Datos del Solicitante: BRIDGEWOOD CAPITAL INC. Pasaporte o RIF: X000093625; Tipo de Signo: Mixto (X); Datos del signo: Marca de Producto (X); Tipo de clase: Nacional:24; Internacional:9. Producto: ARTÍCULOS DE ÓPTICA, LENTES . Descripción de la etiqueta: “Signo solicitado consiste en un diseño compuesto por los siguientes elementos: en un primer plano se observa una figura de forma irregular de color azul oscuro, la cual se asemeja a una corona de 3 puntas; dentro de la figura antes descrita se aprecia la palabra EPK escrita en letra de imprenta, característica, minúscula y de color blanco...”; y anexos: folio impreso con imagen de corona de 3 puntas con texto “epk”, y solicitud de búsqueda(s) En Línea, Trámite WEPI No.201043. En relación con esta documental, la misma se tiene como fidedigna de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y se le otorga pleno valor probatorio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.357 del Código Civil, por tratarse de un documento administrativo público.
ACOMPAÑADAS AL ESCRITO DE REFORMA:
folios 86 al 105, impresiones de consultas administrativas de marcas, de la página web del SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI), de fecha 1 de febrero de 2023, solicitudes N°2019-005113, 2019-005115, 2019-005109; Tipo de marca: M-marca de producto; Modalidad: M-MIXTA; CLASE: 25internacional (la primera), 28 internacional (la segunda) y 9 internacional (la tercera); en todas las anteriores aparece como titular: BRIDGEWOOD CAPITAL, INC; Nacionalidad: BARBADOS. En relación con estas documentales por cuanto el mismo no fue impugnado ni desconocido, se le tienen como fidedigno su contenido, en concordancia con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y su valoración se efectúa en apego a lo establecido en el artículo 4 de la Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas relativo a la eficacia probatoria de los mensajes de datos.
Impresiones de artículos noticiosos y reseñas de redes sociales (antiguo “twitter”, ahora “X”) relacionados con la marca “epk”. El tribunal las desecha del proceso por impertinentes.
Folios 106 al 225; escritos de acción de cancelación por no uso, de la marca EPK (MIXTA), solicitada por la representación judicial de LEGAL STAR INC; dirigida al registrador de la Propiedad Intelectual del SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI), correspondiente a los registros: N045882, P260846, P260848, P261977, P261979, P261981, P287770, P294026, P337308, P337309, P337310, P337311, S057326, S057327, P261978, P261980, P261976, P260847, S027733, N044875,. Escrito de oposición por mejor derecho: Marca: EPK, Clase:9, Inscripción 2019-005109, cuyo titular es BRIDGEWOOD CAPITAL INC; Escrito de oposición por mejor derecho: Marca: EPK, Clase:14, Inscripción 2019-005110, cuyo titular es BRIDGEWOOD CAPITAL INC; Escrito de oposición por mejor derecho: Marca: EPK, Clase:16, Inscripción 2019-005111, cuyo titular es BRIDGEWOOD CAPITAL INC; Escrito de oposición por mejor derecho: Marca: EPK, Clase:18, Inscripción 2019-005112, cuyo titular es BRIDGEWOOD CAPITAL INC; Escrito de oposición por mejor derecho: Marca: EPK, Clase:26, Inscripción 2019-005114, cuyo titular es BRIDGEWOOD CAPITAL INC; Escrito de oposición por mejor derecho: Marca: EPK, Clase:35, Inscripción 2019-005116, cuyo titular es BRIDGEWOOD CAPITAL INC; Escrito de oposición por mejor derecho: Marca: EPK, Clase:41, Inscripción 2019-005117, cuyo titular es BRIDGEWOOD CAPITAL INC. En relación con estas documentales, las mismas se desechan del contradictorio, por cuanto su contenido está dirigido a evidenciar un procedimiento administrativo ajeno al de marras, que se circunscribe a determinar cuál de las partes posee el mejor derecho para el registro de la marca “EPK”, y así se establece.
Folios 226 al 229, documento denominado “TÍTULO DE MARCA” N°3.163.697, de fecha 13 de mayo de 2021, emanado del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual de la República Argentina, a favor de LEGAL STAR INC, acreditando registro de signo que se lee “epk” en la clase internacional 25 del nomenclador vigente a la fecha de la solicitud. En relación con este documentos, debe señalar quien suscribe observa que dicha copia de documento administrativo extranjero no colmó con las exigencias de ley para surtir efectos dentro del territorio nacional, por lo tanto, debe desecharse del contradictorio, y así se establece.
Folios 227 al 229, copia simple de documentos en idioma extranjero. En relación con estas documentales, las mismas son ininteligibles, por lo tanto, deben desecharse del contradictorio, y así se establece.
Folios 230 al 235, original de SOLICITUD DE REGISTRO DE SIGNOS DISTINTIVOS, FORMA FM-2, N°001110´20FEB17; ante el SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI), adscrito al Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional. Datos del Solicitante: LEGAL STAR INC. Pasaporte o RIF: X000108728; Tipo de Signo: Mixto (X); Datos del signo: Marca de Servicio (X); Tipo de clase: Internacional: 35. Producto: PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, ACCESORIOS Y JUGUETES, VENTA DE TODA CLASE DE ARTPICULOS DE VESTIR, BISUTERIAS Y COLONIAS A TRAVÉS DE RED DE TIENDA... Descripción de la etiqueta: “SIGNO SE ENCUENTRA COMPUESTO POR LAS LETRAS EPK, ESCRITAS EN FORMA MINÚSCULA DE TRAZO FINO, SOBRE LA LETRA P SE OBSERVA UNA CORONA DE TRES PUNTAS Y SOBRE CADA PUNTA UN CÍRCULO...”; SOLICITUD DE REGISTRO DE SIGNOS DISTINTIVOS, FORMA FM-2, N°00417´20ENE22; ante el SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI), adscrito al Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional. Datos del Solicitante: LEGAL STAR INC. Pasaporte o RIF: X000108728; Tipo de Signo: Mixto (X); Datos del signo: Marca de Producto (X); Tipo de clase: Nacional 39, Internacional:25. Producto: ROPA PARA NIÑOS Y NIÑAS, TAL COMO TOPS, BODIES, CAMISETAS, JEANS, PANTALONES, ETC.... Descripción de la etiqueta: “ OBSERVA LA PALABRA EPEKA ESCRITA EN COLOR BLANCO SOBRE UN FONDO NEGRO, DONDE SE DESTACA EN PARTICULAR QUE LAS LETRAS “E”, “P” Y “K” ESTÁN ESCRITAS EN MINÚSCULAS EN LETRA TIPO MOLDE, MIENTRAS QUE LA LETRA K ESTÁ ESCRITA EN UNA CALIGRAFÍA ESPECIAL DE TRAZO GRUESO EN COLOR BLANCO ...”; ...”; SOLICITUD DE REGISTRO DE SIGNOS DISTINTIVOS, FORMA FM-2, N°000052´20ENE07; ante el SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI), adscrito al Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional. Datos del Solicitante: LEGAL STAR INC. Pasaporte o RIF: X000108728; Tipo de Signo: Mixto (X); Datos del signo: Marca de Producto (X); Tipo de clase: Nacional 39, Internacional: 25. Producto: ROPA PARA NIÑOS Y NIÑAS, TAL COMO TOPS, BODIES, CAMISETAS, JEANS, PANTALONES, ETC.... Descripción de la etiqueta: “EL SIGNO SE ENCUENTRA COMPUESTO POR LAS LETRAS EPK ESCRITAS EN FORMA MINÚSCULA DE TRAZO FINO, SOBRE LA LETRA P SE OBSERVA UNA CORONA DE TRES PUNTAS Y SOBRE CADA PUNTA UN CÍRCULO. EL SIGNO ANTES DESCRITO SE PRESENTA EN ESCALA DE COLORES GRISES, SE REIVINDICA EL CONJUNTO DESCRITO, NO REIVINDICA LOS TÉRMINOS GENÉRICOS NI DESCRIPTIVOS”; En relación con estas documentales, se tienen como fidedignas de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y se le otorga pleno valor probatorio de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1.359 y 1.360, por tratarse de un documentos públicos administrativos.
(PIEZA II)
DOCUMENTALES QUE ACOMPAÑARON A REFORMA DE LA DEMANDA DE LEGAL STAR INC:
Folios 9 al 26, anexo “A”; impresión de artículos publicados en sitios web. En relación a estas documentales, las mismas se desechan del contradictorio por no aportar nada al mérito de la presente causa, y así se establece.
Folios 27 al 32; anexo “J”; Certificación de intérprete público sobre certificación de marca ”epk”, de la oficina turca de patentes y marcas N°2022-0598, propiedad de LEGAL STAR INC. Folios 33 al 40; anexo “K”, Certificación de intérprete público sobre certificación de marca ”epk”, de la República de Sudáfrica, Gobierno Revolucionario de Zanzibar, N°ZN/T/2020/0039,para la clase 25, propiedad de LEGAL STAR INC, debidamente apostillado. Folios 41 al 48; anexo “L”; Certificación de intérprete público sobre certificación de marca ii0747 ”EPK”, de la República de Sudáfrica, Gobierno de Kenia, , propiedad de LEGAL STAR INC. Folios 49 al 55; anexo “M”; Certificación de intérprete público sobre certificación de marca ”epk”, de la República de Sudáfrica, Registro Marcario de Tanzania, marca N°ZN/T/2020/46, para la clase 25, propiedad de LEGAL STAR INC, de fecha 24/01/20. Folios 56 al 63; anexo “N”; Certificación de intérprete público sobre certificación de marca ”epk”, de la República de Sudáfrica, Registro Marcario de Uganda, marca 67219 EPK, para la clase 25, propiedad de LEGAL STAR INC. Folios 64 al 71; anexo “Ñ”; Certificación de intérprete público sobre certificación de marca ”epk”, de la República de Sudáfrica, Registro Marcario de Ruanda, marca RW/T/2021/732 EPK, para la clase 25, propiedad de LEGAL STAR INC. En relación con las anteriores documentales, por haber sido acompañadas por la correspondiente apostilla o certificación de autenticidad de la firma del funcionario público otorgante, surten plenos efectos legales dentro del territorio nacional, y se valora de conformidad con lo establecido en el artículo 1.357 del Código de Procedimiento Civil, por tratarse de un documento público.
Folios 72; anexo “O” “Titulo de Marca”, emanado de la República Argentina, N°3.163.697; “epk”, título de marca mixta a favor de LEGAL STAR INC. En relación a esta documental debe indicarse que la misma fue impugnada por la parte contra la cual se opone, por ser una copia fotostática simple, por lo tanto, se desecha del contradictorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y así se establece
Folios 73 al 75; anexo “P”; documentos en idioma extranjero. En relación a estas documentales debe indicarse que, fueron objeto de impugnación por la parte contra la cual fueron opuestas, por tratarse de copias fotostáticas simples, por lo tanto, se desechan del contradictorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y así se establece
Folios 76 al 81; anexo “Q”; documentos titulados “Corrección de escrito administrativo por cancelación de falta de uso”, marca “epk”, inscripción 2013-000343, ante el SAPI; registros: P-337308; P337309; P337310; P-337311; SO57326; SO57327. Folios 82 al 83; anexo “R”, impresión web SAPI, “Consulta Administrativa de Marcas” de fecha 7/11/2022, marca “epk”, solicitud: 2003-012022; Marca de producto mixta; N° Registro: P261979; fecha de registro: 26/09/2005; fecha de vencimiento: 26/09/2015. Estatus: 846- Registro con interposición de caducidad por no uso. En relación a estas documentales debe indicarse que, fueron objeto de impugnación por la parte contra la cual fueron opuestas, por tratarse de copias fotostáticas simples, por lo tanto, se desechan del contradictorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, además que su contenido está dirigido a evidenciar la existencia de un procedimiento administrativo ajeno a la acción de oposición por mejor derecho de marras y así se establece
Folios 84 al 89; anexo “S”; impresión portada de “Boletín de la Propiedad Intelectual”, Caracas, 31/05/2023; N°62, Tomo 20/20. Decisión Registrador de la Propiedad Intelectual, signo “EPK LOOK”, acumulación de los expedientes 2012-014747 y 2020-014748. Recurso de Reconsideración por BRIDGEWOOD CAPITAL INC, para conceder signo “EPK LOOK” a favor del solicitante BRIDGEWOOD CAPITAL, INC; ordenar publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial. Resolución N°163 del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 12/05/2023. Decisión de Recurso de Reconsideración de fecha 4/03/20; suscrito por el apoderado judicial de la solicitante BRIDGEWOOD CAPITAL INC, en el cual se ordenó acumulación de expedientes. Impresión web SAPI, “Resultados de Nombres de Marca”. En relación a estas documentales debe indicarse que, fueron objeto de impugnación por la parte contra la cual fueron opuestas, por tratarse de copias fotostáticas simples, por lo tanto, se desechan del contradictorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.
• DOCUMENTALES ALLEGADAS POR LA ACCIONADA BRIDGEWOOD CAPITAL INC.
Riela a los folios 122 al 124; marcado “B”, copia simple de contrato de cesión de Registro de Marca, suscrito entre STAR LEGAL INC, y SAMUEL DAVID TCHERASSI SOLANO. Observa este tribunal que esta documental fue impugnada por la contraparte, habiendo la accionada promovido prueba de exhibición de documento admitido y evacuado; en la cual quedó demostrado que, efectivamente, LEGAL STAR INC, le cedió varios registros de marcas “EPEKA” “K”, distintas a la marca debatida en el sub lite, la cual es “EPK”, por lo tanto, dicha documental se desecha del contradictorio por inconducente y así se establece.
Riela a los folios 125 al 141; marcado “C”; Copia simple de Resolución N°6068 de fecha 15/02/22; emanado de la “Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia”; Exp. N°SO2020/0057555, relativa a la negativa de cancelación de un registro marcario interpuesto por SAMUEL D TCHERASSI, al registro de la marca mixta “EPK” vigente, clase 18 y 25 internacional; cuyo titular es BRIDGEWOOD CAPITAL INC. Riela a los folios 142 al 159; marcado “D”; copia simple de Resolución N°6301; emanado de la “Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia”; Exp. N°SO2021/0027328, relativa al registro de la marca nominativa “EPK” vigente, clase 25 internacional; cuyo titular es BRIDGEWOOD CAPITAL INC. Riela a los folios 160 al 171; marcado “E”. Resolución N° 37015. Exp. So2021/0027378, relativa a decisión del recurso de apelación que confirmó resolución N°6301 DEL 16/02/2022. (República de Colombia). Riela a los folios 172 al 184, marcado “F”. Resolución N°38317, Exp. SD2021/0027369, relativa a apelación confirmatoria de resolución N°6300 DEL 16/02/2020, proferida por la “Dirección de Signos Distintivos” (República de Colombia). Riela a los folios 185 al 186; marcado “G”. Auto N°78134 de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia, de fecha 27/07/2023; que decretó medidas cautelares a favor de BRIDGEWOOD CAPITAL INC. En relación a estas documentales debe indicarse que, fueron objeto de impugnación por la parte contra la cual fueron opuestas, por tratarse de copias fotostáticas simples de documentos emanadas de entes públicos extranjeros, por lo tanto, se desechan del contradictorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil
Riela a los folios 187 al 244, marcado “G”, expediente contentivo de “INSPECCIÓN JUDICIAL EXTRALITEM” AP31-F-S-2023-008748, solicitada por BRIDGEWOOD CAPITAL INC, llevada a cabo en los locales comerciales AC-C14 del C.C. SAMBIL CARACAS; Local Terraza del nivel C3 del C.C. EL RECREO, Caracas; Tienda ISKIA, Las Mercedes, Caracas; y sobre sitios web de la marca EPK., la cual fue llevada a cabo por el Tribunal Duodécimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Área Metropolitana de Caracas, el 18 de diciembre de 2023. En relación con esta inspección, si bien la misma fue impugnada por la parte contra la cual fue opuesta, debe señalar esta alzada que la misma tiene valor probatorio de documento público, por emanar de un funcionario revestido de fe pública; de conformidad con lo establecido por la doctrina jurisprudencial emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Sentencia N°58 del 7 de abril de 2021).
Riela a los folios 245 al 270; Marcadas “H, J, K , L , M, O, P, Q, R, S, T, U” impresiones de varios artículos noticiosos publicados en redes sociales referidos a las tiendas de la marca “EPK”. Con relación a estas documentales, las mismas se desechan del proceso por cuanto no aportarían nada al mérito de la causa.
FASE DE PRUEBAS
DOCUMENTALES PROMOVIDAS POR LEGAL STAR INC. (pieza II)
Folios 278 al 281, marcadas “Anexo T1, T2, T3 Y T4”; facturas varias emitidas por “CORPORACIÓN LOS DISEÑOS 2011, C. A.” del año 2024, y un recibo de punto de venta bancario. Con relación a estas documentales, las mismas se desechan del proceso por cuanto no aportarían nada al mérito de la causa.
Folios 283 al 290, marcado “U2”; Auto N°1875 del 18 de enero de 2024, Recurso de Reposición en Subsidio de apelación de la Delegatura para asuntos jurisdiccionales (República de Colombia) que revocó auto N°78134 del 27/07/2023. Riela a los folios 291 al 296, marcada “U1”; Auto N°13.3024, que resolvió excepción previa de pleito, de fecha 15/11/2023, presentada por AKMIOS, S. A, contra BRIDGEWOOD CAPITAL INC. (República de Colombia). En relación a estas documentales, las mismas fueron impugnadas por la parte a la cual fueron opuestas, al tratarse de copias fotostáticas simples, por lo tanto, se desechan del contradictorio de conformidad con lo establecido en el 429 del Código de Procedimiento Civil.
Riela a los folios 297 al 325, anexos “ W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9”, legajo de impresiones web sobre: “TERMINOS Y CONDICIONES” , “TERMINOS DE USO Y PRIVACIDAD”, y/o “TÉRMINOS DE SERVICIO”, páginas web de la marca “EPK”, de los países y operadores: Venezuela, (Corporación Los Diseños 2011, C. A.); Ecuador (Puente Clothing PUCOMP, C. A.), Colombia (Corporación Los Diseños 2011, C. A.); , Curazao (Sambil Online); Panamá (Inversiones Le Grove S.A.); EPK Guatemala; EPK Dominicana (Inverlogic, S.R.L.). En relación a estas documentales, las mismas fueron impugnadas por la parte a la cual fueron opuestas, al tratarse de copias fotostáticas simples, por lo tanto, se desechan del contradictorio de conformidad con lo establecido en el 429 del Código de Procedimiento Civil.
Riela a los folios 326 al 327, anexo “T6”, impresión de captura de pantalla de la red social “Instagram”, “epk web” @epkweb. En relación a esta documental se desecha al no aportar luces en relación al tema controvertido y así se decide.
PRUEBA LIBRE:
Anexo T5, bolsa con nombre que se lee “EPK” en ambas caras (puesta en resguardo por el tribunal) y Anexo “V”; contentivo de camisa tipo Chemisse, con etiqueta “epk”, resguardada por el tribunal. En relación a estas piezas, debe indicar esta alzada que, la secretaria del tribunal de instancia dejó constancia del resguardo de ambos medios de prueba; no obstante, este tribunal pasa a desecharlos por resultar inconducentes para dirimir la presente acción de oposición por mejor derechos y así se establece.
PRUEBAS ADMITIDAS PROMOVIDAS POR LEGAL STAR INC.
• INFORMES: en relación a esta prueba, el tribunal de instancia libró oficios dirigidos Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) bajo los N°2024-121; 2024-171 Y 2024-308; a la Constructora Sambil, C.A, bajo los N°2024-122, 2024-309; a la empresa ISKIA, S. A. N°2024-123 y 2024-310; al Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) a través de la Intendencia Nacional de Aduana, N°2024-124 Y 2024-311; a la ADUANA PRINCIPAL DE SAN ANTONIO DEL TÁCHIRA Y LA ADUANA SUBALTERNA UREÑA, N°2024-125 y 2024-312; al Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) a través de la Gerencia de Tributos Internos de la Región Capital, bajo los N°2024-126 y 2024-313; a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos en la persona del Superintendente (SUNDDE), bajo los N°2024-127 y 2024-314; a CORPORACIÓN LOS DISEÑOS 2011, C. A, N°2024-128; al Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER), bajo los N°2024-129 y 2024-315.
Previo al dictamen de la sentencia recurrida, fue recibido por el tribunal de instancia respuesta a los oficios siguientes:
o Al 2024-126, remitido por Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) a través de la Gerencia de Tributos Internos de la Región Capital, de fecha 3 de junio de 2024, en el cual dicho ente expuso:
“Esta Gerencia Regional No ha sido notificada por CORPORACIÓN LOS DISEÑOS 2011, C. A....o cualquier otra sociedad mercantil, incluida la sociedad BRIDGEWOOD CAPITAL INC, en forma directa o, a través de sus apoderados legales del cierre de tiendas de la marca EPK en Centros comerciales como Paseo El Hatillo, El Boulevard de Sabana Grande o el Centro Comercial Sambil en el año 2017 y 2019 (...) No consta en los registros llevados por esta Gerencia Regional el cierre de tiendas bajo la denominación EPK en el periodo comprendido entre 2017 y 2019 (...) No consta en los registros llevados por esta Gerencia Regional la reapertura de tiendas bajo la denominación EPK en manos de Corporación Los Diseños 2011, C. A., en fecha a partir de 2019 (...) No consta en los registros llevados por esta Gerencia Regional que la Sociedad Mercantil Corporación Los Diseños 2011, C. A., incluyera dentro de sus declaraciones de impuesto ante la autoridad tributaria la existencia de pagos de regalías a empresas en el extranjero, incluyendo a la sociedad BRIDGEWOOD CAPITAL INC, en sus declaraciones de impuesto sobre la renta u otras similares entre el primero de julio de 2017 y el primero de agosto de 2019”
o Al 2024-129, remitido por el Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER), recibido el 6 de junio de 2024, en el cual fue informado al tribunal, lo siguiente:
“...es menester informarle que una vez realizada la búsqueda en nuestro sistema, por la razón social denominada “BRIDGEWOOD CAPITAL INC”, no se encuentra registrada en la base de datos de este Servicio Desconcentrado. No obstante, se requiere el Número de Registro único de Información Fiscal (RIF) para una búsqueda exhaustiva en nuestra base de datos”
o Al 2024-126, remitido por Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) a través de la Gerencia de Tributos Internos de la Región Capital, recibido el 8 de julio de 2024, en el cual fue informado al tribunal, lo siguiente:
...conforme a la revisión efectuada en los sistemas que soportan la información tributaria de este servicio, se observó lo siguiente:
SUJETO PASIVO RIF OBSERVACIONES
CORPORACIÓN LOS DISEÑOS 2011, C. A.
J-4001440-9
*Se anexa copia certificada de la declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR), correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
*No se evidenció la presentación de la declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR) correspondiente al ejercicio fiscal 2017.
o Al 2024-124, remitido por el Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) a través de la Intendencia Nacional de Aduanas, recibido el 8 de julio de 2024, en el cual fue informado al tribunal, lo siguiente:
“En ese sentido, cumplo con remitir memorando identificado con las siglas y números SNAT/INA/GAP/SAT/DT/2014-1266, de fecha 13/05/2024, en el que la Gerencia de Aduana Principal San Antonio del Táchira, informa que una vez verificado en el Sistema Aduanero Automatizado (SIDUNEA), se pudo constatar que las empresas antes mencionadas, no registran información relacionada con el requerimiento solicitado”
De los informes evacuados supra enunciados, no se logró recabar suficiente información distinta a que la empresa CORPORACIÓN LOS DISEÑOS 2011, C. A, no habría participado el cierre de sus actividades ni de las tiendas al ente administrativo recaudador SENIAT entre los años 2017 al 2019; y que dentro de ese periodo declaró el Impuesto Sobre la Renta del año 2019, no aportando la información recabada mayores luces al mérito de la causa.
Posteriormente, fue recibido nuevamente 2 resultas del oficio 2024-124, y 2 resultas del oficio 2024-126, fechados del 18 de octubre y 9 de diciembre de 2024, remitidos por el Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) a través de la Gerencia de Tributos Internos de la Región Capital, y de la Intendencia Nacional de Aduanas, respectivamente [cuya información ya habría sido evacuada en oficios previos al fallo de mérito]. Asimismo, fue recibido un escrito en respuesta al oficio 2024-122, de parte de la empresa CONSTRUCTORA SAMBIL, C. A, todos los cuales, no fueron valorados por el tribunal de la causa, haciendo prescindencia de los mismos y por tanto, tampoco entrará a valorarlos esta alzada, toda vez que, con los abundantes medios probatorios aportados a los autos sería suficiente para resolver el mérito de la presente causa y así se establece.
• EXPERTICIA, aun y cuando fue admitida, la misma fue desistida por la promovente, por lo tanto, este tribunal no tiene nada sobre lo cual pronunciarse en relación a esta prueba, y así se establece.
• INSPECCIÓN JUDICIAL SITIOS WEB
...Acto seguido, este Tribunal se constituyó en la sede de este Despacho y el Juez ingresó a la página web de epkweb.com y se deja constancia de los siguientes particulares: PRIMERO: Se deja constancia que se accedió al link de la página web de epkweb.com y se observó los términos de condiciones de la empresa Corporación Los Diseños 2011, C.A., y no BRIDGEWOOD CAPITAL INC, SEGUNDO: Se ingresó a la página https://co.epkweb.com/ y en los términos y condiciones aparece la empresa Corporación Los Diseños 2011, C.A.; se ingresó al sitio web https://epkrd.com/ y en los términos y condiciones aparece la empresa INVERLOGIC, S.R.L: se ingresó al sitio web https://www.epkpanama.com/ y en los términos y condiciones aparece la empresa Inversiones La Corona S.A.; se ingresó al sitio web https://epkecuador.com/web/public/ y en los términos condiciones aparece la empresa PUENTE CLOTHING PUCOMP SA. (EPK ECUADOR), se ingresó al sitio web https://www.epkmexico.com/ y en los términos y condiciones aparece la empresa Corporación Los Diseños 2011, C.A. se 3158-78f84d2d04cd y en los términos y condiciones aparece la empresa Kiddo SA; TERCERO: se ingresó desde la página epkweb.com al link denominado Curazao y completamente al idioma inglés: CUARTO: se ingresó al sitio web remite a la página web https://sambilonlinecuracao.com/collections/epk la cual esta https://gt.epkweb.com/y no existe un link de términos y condiciones ya que la página Sambil de Caracas. Asimismo, se deja constancia que el promovente consignó las impresiones del sitio web y los hipervínculos.
En relación a la experticia efectuada, se desprende que, Los sitios web de la marca “EPK”, son manejados por diversas empresas distintas a BRIDGEWOOD CAPITAL INC, no obstante, aparece entre ella, la empresa “CORPORACIÓN LOS DISEÑOS 2011, C.A”, la cual sería la licenciataria de la referida accionada, a través de autorización para el uso de la marca “EPK” (la cual constaría en la inspección extralitem, copia simple de dicho documento autenticado, cursante a los autos a los folios 198 al 200 de la pieza II); por lo tanto, este tribunal le otorga valor probatorio a esta prueba y así se establece.
PRUEBAS ADMITIDAS A LA PARTE ACCIONADA BRIDGEWOOD CAPITAL INC.
• DOCUMENTALES MARCADAS DESDE “B a la U”, las cuales ya fueron valoradas ut retro por este tribunal.
• EXHIBICIÓN DE DOCUMENTO DE “CONTRATO DE CESIÓN DE REGISTRO MARCAS”
... Acto seguido, el apoderado judicial de la parte actora consigna copia certificada de la solicitud signada con el alfanumérico AP31-F-S-002322 llevado por el Tribunal Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, donde se evacuó la descarga del documento a exhibir, señalando que su original consta en la página web www.sic.gov.co y sipi.sic.gov.co, correspondiente a la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, y donde se constata el mismo documento anexado al expediente cursante del folio 122 al 124 de la pieza II del presente expediente, promovido por la parte demandada marcado con la letra "B", expresando el apoderado actor reconocer el documento. Seguidamente, este sentenciador ordena agregar a los autos las copias consignadas constantes de noventa y cinco (95) folios útiles....
En relación con esta prueba, su valoración fue adminiculada con la documental marcada “B” promovida por la accionada, la cual ya fue explayada en líneas precedentes, por lo tanto, no tiene objeto reproducirla y así se establece.
ANEXOS ALLEGADOS CON EL ESCRITO DE OPOSICIÓN PROBATORIA POR LEGAL STAR INC.
Riela a los folios 344 al 349, anexo “A”, impresión de página web sobre el dominio “epkweb.com”, con fecha de expiración del 2026-07-03, en idioma extranjero. En relación con esta documental, la misma se desecha del contradictorio por ininteligible, al estar en idioma extranjero, y así se establece.
Riela a los folios 350 al 353, anexo “B”, impresión web de artículo de WordPress, sobre la marca “epk”. En relación a la documentales arriba referidas, observa esta alzada que las mismas no aportan nada al mérito de la presente causa.
PRUEBAS CONTENIDAS EN CUADERNO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS:
• Expedientes de oposiciones de marca “EPK” identificadas bajo los Nos. 2019-005110; 2019-00511; 2019-005112, 2019-005114, 2019-005116, 2019-005117. En relación a estas documentales, las mismas tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 1.357 del Código Civil, por tratarse de documentos públicos administrativos y así se decide.
IV
DE LA SENTENCIA OBJETO DE LA PRESENTE APELACIÓN
Analizado el acervo probatorio cursante en autos, observa este sentenciador que la parte actora, opositor en la presente causa marcaria, ha fundamentado tener mejor derecho invocando lo preceptuado en el literal d) del artículo 36, en este sentido, arguye la sociedad LEGAL STAR INC, que la marca EPK de la empresa BRIDGEWOOD CAPITAL INC., quedó a su decir caduca por no haber hecho ésta uso de sus signos distintivos de formal real, eficiente y de manera sostenida en el tiempo y durante un lapso de dos (02) años, por tanto, resulta preciso traer a colación lo previsto en dicha normativa, que es del tenor siguiente:
"Artículo 36.- El registro de una marca queda sin efecto:
a) por voluntad del interesado;
b) cuando se ha dejado transcurrir el plazo a que se refiere el
artículo 31
sin haberse pedido la renovación;
c) cuando por fallo de los Tribunales competentes se anule por declararlo expedido en perjuicio de mejor derecho de tercero, o, cuando promovida una cuestión sobre validez de una marca el fallo haya declarado que la marca no ha debido ser concedida; y
d) cuando caduque por no haberse hecho uso de la marca durante dos años consecutivos. "(Resaltado añadido)
De la norma anterior contenida en la Ley que rige la materia marcaria, se colige que se dejara sin efecto el registro de una determinada marca por los supuestos contenidos en dicha norma, dentro de los cuales de ubica la caducidad por el desuso de la marca por un lapso de dos años consecutivos.
En virtud de las anteriores consideraciones, observa quien aquí decide que en I presente caso la parte actora ha debido conforme a lo preceptuado en el artículo 06 del Código de Procedimiento Civil, concatenado con el artículo 1.354 del Código Civil, probar fehacientemente el hecho invocado en su escrito de oposición y de cuerdo a la norma -antes citada en base a la cual fundamentó sus alegatos, desprendiéndose que en el caso de autos, la sociedad LEGARL STAR INC, invoca el mejor derecho que la empresa BRIDGEWOOD CAPITAL INC sobre la marca PK, no obstante a ello, del análisis efectuado al acervo probatorio traído a los autos por ambas partes, este sentenciador no evidencia que la parte opositora haya demostrado el desuso de la alegada marca por parte de la empresa BRIDGEWOOD APITAL INC., por el contrario, se evidencia de las actas procesales la existencia de sendas donde se aprecian signos y logos con la combinación de letras EPK, no constatándose en autos que dichos comercios se hayan clausurado, o que en efecto, e haya dejado de usar tal distintivo como así lo invocara la parte opositora, en razón le lo expuesto, y no demostrado en autos que la empresa BRIDGEWOOD CAPITAL NC., haya incurrido en el supuesto contenido en la norma, es por lo que indudablemente este juzgador determina que la empresa LEGARL STAR INC, no lene mejor derecho que la empresa BRIDGEWOOD CAPITAL INC, para utilizar la marca "EPK", por lo que consecuencialmente debe declararse sin lugar la oposición formulada en el presente juicio. Así se decide.
Capítulo V
DECISIÓN
Con fundamento en los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara:
Primero: COMPETENTE este Tribunal de Primera Instancia para conocer de 3 presente causa de oposición por mejor derecho.
Segundo: SIN LUGAR la oposición por mejor derecho presentada por la sociedad LEGARL STAR INC, en consecuencia, tiene la empresa BRIDGEWOOD CAPITAL INC, mejor derecho para utilizar la marca "EPK", ambas partes identificadas in el encabezado del presente fallo.
Tercero: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a la parte actora, demandada.
Cuarto: Déjese copia certificada de la presente decisión, para darle cumplimiento a lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, a los siete (07) días del mes de agosto de 2024. Años 214º de la Independencia y 165º de la Federación
V
INFORMES Y OBSERVACIONES EN ALZADA
• INFORMES DE BRIDGEWOOD CAPITAL INC:
Señaló, la representación judicial de BRIDGEWOOD CAPITAL INC, que dispondría de 4 sencillas y aplastantes razones por la cuales, su mandante, tendría mejor derecho para registrar 7 marcas asociadas al signo distintivo “EPK”; solicitudes N°2019-005111, 2019-005116, 2019-005114, 2019-005110, 2019-005111, 2019-005112 y 2019-005109-117) y que por ende, debería confirmarse la decisión apelada que desechó la oposición de marras:
1. Que BRIDGEWOOD CAPITAL INC, tendría más de 20 años desarrollando y protegiendo la marcas “EPK” en Venezuela.
En tal sentido, fue indicado que EPK es una marca reconocida venezolana de ropa infantil cuyos orígenes datarían desde el año 2001, cuando la primera tienda EPK abrió sus puertas en la ciudad de Caracas; la cual tendría un concepto novedoso de productos (ropa y accesorios para niños) de excelente calidad y a precios competitivos; en donde, además, a lo largo del tiempo habrían logrado la apertura de más de 30 tiendas a nivel nacional, mediante licenciatarias, a través de las cuales BRIDGEWOOD CAPITAL INC, habría hecho uso de las marcas EPK desde el referido año, y así estaría asentado por el trámites de registro de sus marcas ante el SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI).
Expuso, el apoderado de BRIDGEWOOD CAPITAL INC, que debido a la recesión económica acaecida en el país en la última década, invocada como “un hecho notorio” exento de prueba, estarían actualmente operando 5 tiendas; no obstante, afirmó que, la marca EPK, en todas sus clases, siempre habría sido utilizada desde que le fue conferida a su poderdante, incluso vía internet, estando activas las compras en línea desde el año 2012.
Que a fin de acreditar el uso de la marca “EPK”, BRIDGEWOOD CAPITAL INC, habría promovido una inspección ocular extralitem, llevada a cabo en la sede de 3 tiendas “EPK” ubicadas en Caracas, en donde se constató que en dichos locales existen signos y logos con la combinación de letras “EPK”, en donde se comercializan prendas de vestir y mercancía con esa misma denominación y, que la persona jurídica que opera dichas tiendas se denomina “CORPORACIÓN LOS DISEÑOS 2011, C. A.” y que los gerentes de cada tienda habrían entregado una licencia de uso de la marca “EPK” expedida por BRIDGEWOOD CAPITAL INC, en favor de la compañía operadora CORPORACIÓN LOS DISEÑOS 2011, C. A., certificada por ante la Notaría Pública Sexta del Municipio Chacao del Estado Miranda, el 5 de noviembre de 2019, bajo el N°6, Tomo 366, folios 17 al 19.
De igual modo, fue aducido por el apoderado de la empresa accionada que, en la sede del tribunal de instancia, también se habría accedido al sitio web https://who.is/whois/epkweb.com, demostrándose que dicho sitio web de “EPK”, habría estado vigente desde el año 2013, y que su dominio estaría vigente hasta 2026; y asimismo, la página web https://web.archive.org/web/20131001000000*/epkweb.com, acreditándose la intensa e ininterrumpida actividad desde el año 2013, hasta la actualidad, rebatiendo el supuesto abandono de 2 años (2017-2019) alegado por su contraria, LEGAL STAR INC, aunado a algunos artículos publicados en otros sitios web (https://alexandraazpurua.wordpress.com/) que evidenciarían que, entre los años controvertidos, se encontraba activa la página web “EPK”, en donde se hacían ventas al público en general.
2. Que BRIDGEWOOD CAPITAL INC, tendría mejor derecho sobre las marcas “EPK”, por aplicación del “PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD”.
Indicó, el apoderado de la empresa accionada en la oposición marcaria sub lite que, la validez de las marcas, tanto en cuanto a su uso, como a los efectos jurídicos que se deriven de su eventual registro, sólo estarían circunscritas al ámbito territorial del lugar de su explotación y/o inscripción; y que Venezuela, no estaría ajena a la aplicación del principio de territorialidad.
Argumentó, BRIDGEWOOD CAPITAL INC, que de los dichos de LEGAL STAR INC, se extraen los supuestos en los que basó su oposición: en su uso fuera del territorio venezolano, del cual se desprendería su supuesta legitimidad marcaria y que, a la presente fecha, habría alegado que ostentaría pretendidas ventajas con solicitudes marcarias y “abusivas” solicitudes de caducidad por presuntas faltas de uso, sobre las cuales , no habría habido decisión administrativa alguna por parte de SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI).
Que, de acuerdo, con los razonamientos de ley, jurisprudenciales y la doctrina especializada invocada por BRIDGEWOOD CAPITAL INC, el uso previo como el registro de marcas, tendrían connotaciones y efectos territoriales, exclusivamente, dentro del ámbito geográfico de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que discurre dicha representación judicial que, resultaría improcedente alegar un uso previo bajo el esquema de distribución y desarrollo de mercados foráneos, sin haber demostrado [LEGAL STAR INC], ninguna actividad de explotación marcaria dentro del territorio nacional a los fines de consolidar su pretendido mejor derecho al registro de las marcas solicitada por BRIDGEWOOD CAPITAL INC.
3. LEGAL STAR INC, carecería de interés actual para intentar la oposición al registro de marcas, dado que habría cedido las supuestas marcas relacionadas con el signo distintivo “EPK” que habría usado en Colombia.
Manifestó, el apoderado de la accionada que, conforme al contenido del artículo 16 del Código de Procedimiento Civil venezolano, LEGAL STAR INC, carecería de interés actual para sostener la presente oposición marcaria, ya que, las únicas marcas registradas en Colombia y que supuestamente habrían sido usada en dicho Estado que sustentaría su “mejor derecho”, le habrían sido cedido al ciudadano SAMUEL DAVID TCHERASSI SOLANO, no encontrándose dentro del patrimonio de LEGAL STAR INC.
4. Que, BRIDGEWOOD CAPITAL INC, habría vencido en Colombia, al ciudadano SAMUEL DAVID TCHERASSI SOLANO.
Fue aducido, por el apoderado judicial de BRIDGEWOOD CAPITAL INC, que las acciones impetradas por el prenombrado ciudadano habrían sido subestimadas conforme resoluciones 6068 y 6301, emanadas de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, los días 15 y 16 de febrero de 2022, en donde habrían dictaminado que el único titular de la marca “EPK” en Colombia sería su mandante BRIDGEWOOD CAPITAL INC, y aunque fueron recurridas por el Sr. Tcherassi, siempre BRIDGEWOOD CAPITAL, habría resultado vencedora ratificándose su titularidad sobre la marca “EPK” y su derecho a explotarla.
• INFORMES DE LEGAL STAR INC:
En los informes en esta segunda instancia, la representación judicial de LEGAL STAR INC, inició su escrito haciendo alusión a los antecedentes que conformaron la presente oposición, prosiguiendo a denunciar que, no se habría esperado a las resultas de la prueba de informes admitidos y pendiente su evacuación.
Resaltó, la representación judicial de la accionante (opositora) que, la sentencia objeto de la presente apelación fue dictada con prescindencia de solicitudes de información atenientes a prueba de informes admitida por el tribunal a quo en fallo interlocutorio del 18 de febrero de 2024; específicamente, aludió a las dirigidas al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), a la Constructora Sambil C.A., a ISKIA, S. A.; a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE), a la CORPORACIÓN LOS DISEÑOS 2011, C. A., señalando sobre los mismos que, de acuerdo con el propósito u objetos para los que fue propuesto, tenían relevancia y no podía ser soslayados por el tribunal en la recurrida, empero, éste último deliberadamente no habría cumplido con su deber de esperar las resultas de dichos oficios, así como tampoco habría impulsado la evacuación de la prueba dirigida al SENCAMENR, limitándose en su sentencia del 7 de agosto de 2024 -proferida el día 19° de los 60 que disponía para ello, conforme a la ley- a dictar el fallo sobre el mérito de la oposición, sin la evacuación de todos los informes – a su decir-, determinantes para la controversia, conculcándole con ello a LEGAL STAR INC, el derecho a la defensa, tutela judicial efectiva y el debido proceso; de allí que estiman necesaria la reposición de la causa al estado de que se dicte una nueva sentencia hasta tanto se obtenga la respuesta de los oficios precitados.
Igualmente, manifestó la representación judicial de LEGAL STAR INC, que fue alegado oportunamente, la existencia de procedimientos de orden administrativo que constituirían una litispendencia, por cuanto, estiman que la autoridad administrativa debió negar el trámite de registro de sus solicitudes, impugnadas por mejor derecho, hasta que se resolvieran las acciones de cancelación por no uso, opuestas preliminarmente.
Fue insistido, por la representación judicial de la empresa opositora que, al desestimarse la existencia de una litispendencia de orden administrativo, resultaría en la convalidación de un fraude al sistema registral de la propiedad industrial y a la Ley de Propiedad Industrial, creándose un precedente grave al respecto.
Así mismo, denunció LEGAL STAR INC, que el tribunal de instancia se habría abrogado una competencia que no le correspondería decidiendo que la opositora no había demostrado la falta de uso de la marca, lesionándole así, a la precitada sociedad comercial, el debido proceso y la tutela judicial efectiva; y que resultaría palpable que el Registro de la Propiedad Industrial, no debió darle continuidad al trámite administrativo de solicitud de registro de la marca “EPK”, de la empresa BRIDGEWOOD CAPITAL INC, y por el contrario, debió decidir sobre la caducidad; lo que no habría sucedido, obligándole a LEGAL STAR INC, a ejercer el recurso legal de oposición por mejor derecho, con la finalidad de evitar la pérdida de sus derechos de preferencia en el registro de la marca “EPK”, del que sería titular en otros países.
Por otro lado, fue rebatido por LEGAL STAR INC, los alegatos de su contraria, manifestando que, constituyó un hecho notorio comunicacional un procedimiento seguido en contra de las antiguas tiendas “EPK” por la SUNDDE, que habría acarreado el cierre voluntario de todas las tiendas y el cese de la actividad comercial y la ausencia del uso de la marca “EPK” por un periodo de más de 2 años. En cuanto, al alegato del principio de territorialidad de la parte demandada, señaló LEGAL STAR INC, en alzada que, dicho principio no sería una regla absoluta frente a la pretensión de terceros de obtener marcas cuando se violan otros principios como el debido proceso; y así también, fue aducido que el registro de marcas habría violado el derecho a la tutela judicial efectiva de orden administrativa, la certeza jurídica, al haber ordenado la publicación de las solicitudes objeto de oposición; anulando también el propio derecho de petición.
Argumentó, la representación judicial de LEGAL STAR INC, que el alegar el principio de territorialidad resultaría irrelevante en el presente asunto ya que existiría una cuestión administrativa pendiente que tendría carácter prejudicial y que debía resolverse con antelación a la publicación de las marcas solicitadas, y por una autoridad competente.
Que, en el caso de marras, LEGAR STAR INC, habría ejercido diligentemente, todos los medios legales para ingresar al mercado venezolano con su marca “EPK” y “DISEÑO CORONA”, al haber presentado solicitudes de registro de marcas ante la autoridad competente y al haber ejercido -en el marco de la ley-, las acciones de cancelación o caducidad por no uso contra los registros de la demandada. Adicionalmente, al ser titular de un registro marcario en otra jurisdicción demostraría una legitimidad a su favor en otros mercados, más cuando sería un hecho público, notorio y comunicacional que las marcas de BRIDGEWOOD CAPITAL INC, habrían salido del mercado durante 2 años consecutivos.
• OBSERVACIONES DE BRIDGEWOOD CAPITAL INC, A LOS INFORMES TRAIDOS POR LEGAL STAR INC.
Adujo, el apoderado judicial de BRIDGEWOOD CAPITAL INC, que los hechos planteados en los informes por su contraria serían una reedición de sus innumerables escritos presentados durante la primera instancia, no obstante, procedía a rebatir 2 de dichos argumentos:
Sobre la reposición de la causa pretendida por LEGAL STAR INC, por cuanto el a quo no habría aguardado dictar el fallo hasta que llegaran las resultas de 5 pruebas de informes, consideran que dicho alegato sería improcedente ya que, se habrían otorgado lapsos muy generosos para la evacuación de las sobreabundantes pruebas de informes, resultando en un lapso de evacuación que superó los 5 meses.
Así mismo, manifestó la representación judicial de BRIDGEWOOD CAPITAL INC, que su contraria habría sido negligente en el trámite de sus pruebas de informes, al punto que el tribunal de la causa tuvo que instarlo en varias oportunidades, a dirigirse a la oficina de alguacilazgo para darle impulso a sus probanzas; de manera que discurren que LEGAL STAR INC, buscaría una especie de paralización de la justicia a la espera de pruebas que nada aportarían al proceso.
Por otra parte, sobre el alegato de la supuesta “litispendencia administrativa”, estiman que el mismo debe ser desechado por el tribunal, ya que el artículo 61 del Código de Procedimiento Civil, claramente dispondría que la litispendencia es una figura estrictamente entre procesos judiciales, no existiendo posibilidad de extenderse entre procedimientos judiciales y administrativos; y asimismo, insistieron en la improcedencia de las solicitudes de cancelación de marcas que la parte actora LEGAL STAR INC, habría intentado contra BRIDGEWOOD CAPITAL INC, por cuanto dichos procesos administrativos tendrían vida autónoma ante el SAPI, y que serían ajenos al presente contradictorio, en donde lo que se discute es cuál de las empresas, tendría el mejor derecho actual de las 7 marcas que han sido opositadas.
• OBSERVACIONES DE LEGAL STAR INC, A LOS INFORMES TRAIDOS BRIDGEWOOD CAPITAL INC.
En su escrito de observaciones a los informes de su contraria, la parte opositora recurrente rebatió cada uno de los argumentos esbozados por BRIDGEWOOD CAPITAL INC, señalando que los hechos expuestos por esta última en sus informes serían ambiguos y confusos, sin indicar fecha cierta (día, mes y año).
Así mismo, objetó la forma en que fue presentada la prueba de inspección extralitem y prosiguió con sus argumentaciones con relación a la aplicación del principio de territorialidad den la presente causa y sobre su relatividad; aunado a que considera que no tendría sentido la concesión de un registro marcario ante un supuesto de cancelación por no uso de una marca, afrentando no solo al sistema marcario, sino a los consumidores, la libre competencia y representando incluso un hecho ilícito, conforme la Ley Antimonopolio.
Asimismo, fue rebatido el alegato de su contraparte con relación a la falta de interés denunciada en contra de LEGAL STAR INC, por la cesión de sus derechos marcarios a un tercero, ya que la accionante afirma encontrarse explotando efectivamente la marca tanto en Colombia como a nivel global, careciendo de valor fundado la ilegitimidad de la demandante.
VI
PUNTOS PREVIOS
SOBRE LA LITISPENDENCIA
Adujo, la representación judicial de la empresa accionante opositora que, existiría litispendencia, en relación con el presente contradictorio, devenida de la existencia de procedimientos de orden administrativo previos a éste, relativos a unas denuncias por caducidad de marca por falta de uso, que vincularía al signo “EKP” y a las partes de la presente acción por oposición de mejor derecho marcario; cuestión administrativa pendiente de carácter prejudicial que debió resolver el ente SAPI, antes de la publicación de las marcas solicitadas (objeto de la presente oposición), ya que, la tramitación de los nuevos registros por parte de BRIDGEWOOD CAPITAL INC, a decir de LEGAL STAR INC, pretendería vulnerar los efectos de la caducidad y, se incurriría en la convalidación de un fraude al sistema registral de la propiedad industrial y a la Ley de Propiedad Industrial.
En relación con la litispendencia, es menester indicar que, la misma se aplica para resaltar que una causa se encontraría pendiente de juicio; es decir, se trataría de un proceso que se ha iniciado y continuaría abierto a falta de sentencia firme; siendo, por lo tanto, el objetivo procesal de su invocación, el impedir la tramitación simultánea de 2 o más procesos jurisdiccionales sobre un mismo objeto y con las mismas partes implicadas, evitando así que puedan producirse 2 decisiones o más, contradictorias.
Ahora bien, del contenido de marras no se desprende la existencia de otro procedimiento judicial con el mismo objeto del sub lite (la determinación del mejor derecho marcario) entre las partes, BRIDGEWOOD CAPITAL INC, y LEGAL STAR INC; por lo tanto, no existiría la posibilidad de que se produzcan decisiones judiciales contradictorias; siendo el caso que, la caducidad por falta de uso, es un procedimiento netamente administrativo, el cual, debe ser impulsado en dicha sede hasta su consecución en la cual habrá de determinarse si el registro de una marca quedaría o no sin efecto; en consecuencia, la denuncia de litispendencia efectuada por LEGAL STAR INC, es improcedente y ASÍ SE ESTABLECE.
SOBRE LA LEGITIMIDAD DE LAS PARTES.
En relación a la acción de oposición por mejor derecho, establece la norma especial en su artículo 77, que “...cualquier persona podrá objetar la solicitud y oponerse a la concesión de la marca...”
Precisado lo anterior, se aprecia que, la disposición normativa que orienta la presente acción de oposición por mejor derecho, no distinguiría especialmente, entre quienes serían los legitimados activos para el ejercicio de la oposición a una concesión marcaria; de allí que, no existiría – en principio- ningún óbice para que LEGAL STAR INC, objetara la solicitud a la concesión de la marca “EPK” a favor de BRIDGEWOOD CAPITAL INC, por lo tanto, estaría legitimada para incoar el presente procedimiento, al igual que BRIDGEWOOD CAPITAL INC, para soportarlo, por ser el concesionario de la marca discutida y ASÍ SE ESTABLECE.
DE LA REPOSICIÓN DE LA CAUSA
SOBRE EL DÉFICIT EN LA EVACUACIÓN DE LA PRUEBA DE INFORMES
Arguyó, la representación judicial de la parte demandante recurrente que, el tribunal de la causa habría incurrido en una violación al debido proceso, al no esperar recibir, la totalidad de la resultas correspondientes a la evacuación de las pruebas de informes para dictar su fallo sobre el mérito; específicamente, mencionando los oficios dirigidos al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI); a la Constructora Sambil C.A., a ISKIA, S. A.; a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE), a la CORPORACIÓN LOS DISEÑOS 2011, C. A., como determinantes para la presente controversia.
Así las cosas, aprecia esta superioridad que, del contenidos de las actas se evidencia que, el tribunal de instancia respetó el lapso legal de evacuación de pruebas e incluso otorgó, una prórroga del mismo para que llegaran las resultas pendientes atinentes a las pruebas de informes admitidas .
De tal modo que, es imperativo mencionar en este punto que, el procedimiento judicial se rige por pautas que garantizan que el mismo se sustancie con las garantías debidas a las partes, entre ellas, la igualdad; por lo tanto, mal podría el jurisdicente soslayar los lapsos procesales en beneficio de una de las partes, y en detrimento de su contraría; todo lo cual, fue explicado por el tribunal de instancia a la parte promovente de la prueba de informes, cuando peticionó la suspensión del juicio hasta que llegasen todos los informes requeridos.
Ahora bien, vista la reposición de la causa, pretendida por la parte demandante, debe advertir esta alzada que, dicha institución se erige cuando se advierte un yerro procesal del órgano jurisdiccional, que no es posible subsanar de otra manera distinta ni imputable a las partes ; lo cual, en forma alguna se imbricaría con lo dispuesto por el tribunal de instancia, siendo pertinente agregar por esta alzada que, efectivamente, el juzgador podía tomar una decisión ajustada a derecho sobre el mérito de la presente causa, con prescindencia de los oficios cuya respuesta no fue consignada previo a la sentencia definitiva, toda vez que, ya cursarían en autos un acervo probatorio abundante y suficiente para dirimir el “mejor derecho” de los registros de la marca en cuestión; siendo por tanto, a todas luces improcedente la reposición de la causa peticionada por LEGAL STAR INC, y ASÍ SE ESTABLECE.
VII
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR.
Precisado lo anterior, le corresponde a esta superioridad dirimir si la sentencia definitiva, dictada el 7 de agosto de 2024, por el Tribunal Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la ACCIÓN DE OPOSICIÓN DE MEJOR DERECHO (MARCARIO) interpuesta por LEGAL STAR INC, en contra de BRIDGEWOOD CAPITAL INC, estuvo o no ajustada a derecho, y en tal virtud, pasa este juzgado a exponer lo siguiente:
Se desprende de los autos que, la parte opositora o accionante alegó tener mejor derecho para el registro marcario correspondiente a la solicitud N°2019-005109, presentada el 4 de julio de 2019, publicada -como solicitada- en el Boletín de la Propiedad Industrial N°601, Tomo IX, página 14 de fecha de publicación 15 de julio de 2020 y vigencia de 5 de octubre de 2020, según aviso oficial SAPI-DRPI-AO-N°11, correspondiente al signo denominativo “EPK”, por la sociedad BRIDGEWOOD CAPITAL INC, domiciliada en Whitepark House, White Park Road, Bridgetown, Barbados; para distinguir los productos comprendidos en la clase 9 internacional, específicamente “ARTÍCULOS DE ÓPTICA Y LENTES”.
Así mismo, debe precisarse que, la accionante adujo que a los fines de acreditar su interés legítimo en oponerse a la concesión de registro del signo “EPK”, solicitud N°2019-005119, reivindicaba las solicitudes de registro previamente presentadas por la hoy opositora, que cursarían en los expedientes 2025-000052, 2020-001108, 2020-001109 y 2020-001110, correspondientes al signo “EPK”, además de 21 acciones de cancelación por falta de uso, presentadas en contra de registros de marca caducas de los cuales BRIDGEWOOD CAPITAL INC, sería titular.
Aunado a lo anterior, debe acotarse que, la accionante advirtió que, aunado a la oposición de marras, también cursarían otras 6 oposiciones por mejor derecho en contra de las solicitudes de registro de BRIDGEWOOD CAPITAL INC, referidas a la marca “EPK”, cuya acumulación fue peticionada al asunto bajo examen, por razones de conexidad: solicitudes 2019-005116, 2019-005114, 2019-005110, 2019-005112, 2019-005117, siendo acumuladas por el tribunal de la causa.
En relación a los hechos, la representación judicial de la accionante/opositora expuso que, en el caso de las marcas “EPK” del BRIDGEWOOD CAPITAL INC, adolecerían de encontrarse en el supuesto de caducidad, conforme lo prevé el literal “d” del artículo 36 de la Ley de la Propiedad Industrial, por cuanto, su uso, se habría interrumpido por más de 2 años, entre los años 2017 y 2019; por lo tanto, estiman que, la solicitudes de registro posteriores (opositadas) buscarían la manera de eludir los efectos de no haber usado los signos distintivos de forma real, eficiente y de manera sostenida en el tiempo; intentando defraudar al sistema registral, en aras de sostener un monopolio de derecho sobre el fonema “EPK”, al margen de la consecuencia jurídica contenida en la ley.
Referenció, la accionante que su antagonista, habría estado incursa en problemas devenidos de fiscalizaciones por parte de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE), así como en casos de contrabando de distribución en sus productos, durante el año 2017, originando el cese de sus actividades en Venezuela; alegando además, que las cesiones a través de la cuales BRIDGEWOOD CAPITAL INC, habría adquirido las marcas de las cuales sería titular en Venezuela, también eran objeto de impugnación en tribunales extranjeros, aludiendo el caso particular de las conocidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, la cual le habría cancelado algunos registros marcarios a BRIDGEWOOD CAPITAL.
En cuanto al mejor derecho que tendría LEGAL STAR INC, fue alegado por su representación en juicio que, éste grupo empresarial -del cual serían parte las sociedades titulares de la acción de cancelación en Venezuela-, constituidas en Panamá y Colombia, tendrían por objeto social principal, la comercialización al por menor, de prendas de vestir y accesorios en establecimientos especializados; y que habrían comercializado los productos con la marca “EPK” en el territorio colombiano contando con 82 puntos de venta a lo largo de dicho país; y así, el grupo empresarial, contaría con 640 colaboradores directos y 1800 indirectos, en el comercio de los productos identificados con la marca “EPK”; y que, habiendo cumplido con éxito posicionarse en el mercado colombiano, como en su proyecto internacional de productos identificados con el signo “EPK” logrando ser uno de los referentes más reconocidos en el mercado de la moda infantil, estarían desde hace un par de años (contados a la fecha de la última reforma a la demanda)desarrollando un proyecto global, tramitando en más de 86 países, la marca “EPK”; en oposición al caso de BRIDGEWOOD CAPITAL INC, la cual, habría estado abandonando la marca “EPK” en Venezuela y cesado de forma “innegable” su utilización, renunciando al derecho de exclusividad que en su momento le fuera concedido por el despacho administrativo, siendo el caso que constituiría un hecho notorio y comunicacional, que, la SUNDDE, habría iniciado un procedimiento contra las antiguas tiendas “EPK”, franquiciadas por su antiguo titular BRIDGEWOOD CAPITAL INC, lo que habría traído como consecuencia, el cierre de tiendas y el cese de las operaciones de distribución y venta de los productos protegidos por las marcas “EPK” a nivel nacional, por un periodo de 2 años y por ende, ello evidenciaría que, efectivamente LEGAL STAR INC, tendría derecho preferente y una prioridad en el registro de la marca “EPK”, por cuanto, se habría cumplido el supuesto de hecho del literal “d” del artículo 36 de la Ley de Propiedad Industrial.
De igual modo, hizo hincapié la opositora, en que ella (LEGAL STAR INC), poseería derechos marcarios sobre el signo “EPK” en otras jurisdicciones, citando el caso de los registros de ésta y de las marcas "EPEKA” , “EPK Y DISEÑO CORONA” y “EPK Y DISEÑOS” otorgadas en Argentina, Turquía y Qatar, respectivamente; lo que a su decir, probarían su titularidad, y por tanto, su interés y condiciones de adquirir prioritariamente el registro marcario en el territorio nacional al haber solicitado a la autoridad administrativa la declaratoria de caducidad por no uso de los registros marcarios de BRIDGEWOOD CAPITAL INC, así como por haber solicitado las marcas “EPK” y “EPEKA” en el territorio nacional, conforme las solicitudes de registro de marcas ante el SAPI, N°2020-000052, CLASE 25, marca: EPK (y diseño corona) de fecha 7 de enero de 2020; N°2020-000417, CLASE 25, marca “EPEKA” (y diseño corona) de fecha 22 de enero de 2020 y N°2020-01110, CLASE 35, marca “EPK” (y diseño corona) de fecha 17 de febrero de 2020.
Por su parte, la representación judicial de la parte accionada BRIDGEWOOD CAPITAL INC, adujo que, el presente asunto se circunscribiría a decidir quien tendría mejor derecho para registrar 7 marcas asociadas al signo distintivo “EPK”, que habrían sido solicitadas por BRIDGEWOOD CAPITAL INC, y opuestas por LEGAL STAR INC
Manifestó, la parte accionada, que LEGAL STAR INC, se habría opuesto a las solicitudes de registro de la marca “EPK”, identificadas bajo los Nos. 2019-005109; 2019-005116; 2019-005114; 2019-005110; 2019-005111; 2019-005112 y 2019-005109-117; sosteniendo que su mejor derecho derivaría del haber comercializado los productos identificados con la marca EPK en el territorio colombiano, y que esa gestión, le habría permitido que la marca cuente con 82 puntos de venta en dicho país, amén que desde hace 2 años, LEGAL STAR INC, habría estado llevando a cabo un proyecto a nivel global, en donde, supuestamente tendría en trámite la marca “EPK” en más de 86 países; indicando además que, habría pedido el registro de dicha marca en Venezuela, en otras categorías y que habría solicitado la cancelación de 21 marcas asociadas al signo distintivo “EPK” por falta de uso; y que dichos requerimientos estarían “en trámite”.
No obstante, advirtió BRIDGEWOOD CAPITAL INC, que tendría el mejor derecho para ampliar sus registros marcarios asociados al signo distintivo “EPK” porque desde hacía más de 20 años habría estado explotando la marca “EPK” en Venezuela, teniendo más de 20 marcas asociadas a ese signo distintivo ya concedida en este país; por lo que desean ampliar dichos registros en 7 clases más (que son el objeto de la presente oposición) siendo que, a lo largo de más de 2 décadas, habría comercializado la marca en Venezuela, al punto que en el mayor momento de expansión llegó a tener más de 30 tiendas y actualmente, poseería 5 tiendas físicas activas más un canal de ventas en líneas que estaría vigente desde el año 2013; afirmando asimismo, que, dispondría el registro de la marca “EPK” en otras jurisdicciones, incluida Colombia.
Agregó la parte accionada en su descargo que, sus registros y solicitudes marcarias estarían abrigadas por el principio de territorialidad marcaria, recalcando que, en el asunto de marras, la actora habría alegado como base de su delación, el uso de marca fuera del ámbito de la República Bolivariana de Venezuela y que, a la fecha de su oposición, habría invocado ostentar pretendidas ventajas con simples solicitudes marcarias y de caducidad por presunta falta de uso, respecto de las cuales, no habría habido decisión por parte del Servicio Autónomo de la Propiedad intelectual; mientras que, BRIDGEWOOD CAPITAL INC, sería la titular en Venezuela de más de 20 marcas vinculadas al signo “EPK”, habiendo hecho un uso intenso de las mismas en el territorio nacional desde hacía más de 20 años, y que, en la actualidad, seguiría haciéndolo, a través de 5 tiendas activas y un portal de internet “en línea” de compras, resultando patente su “mejor derecho” para preservar y ampliar los derechos de propiedad industrial que le asistirían y que privarían sobre los supuestos derechos marcarios -que en otros países-, “falsamente” habría alegado ostentar la opositora LEGAL STAR INC, sobre la cual afirmó la accionada que tampoco podría alegar un uso previo de la marca, bajo el esquema de distribución y desarrollo de mercados foráneos, sin la demostración de la más mínima actividad de explotación marcaria dentro del territorio nacional (directamente, o mediante el auxilio de licenciatarios, franquiciados o representantes), a propósito de consolidar un pretendido mejor derecho al registro de las marcas solicitadas por BRIDGEWOOD CAPITAL INC, delatando, además que, la opositora, no habría señalado en concreto, cuál sería la marca que efectivamente habría usado o explotado para pretender su supuesto mejor derecho sobre las 7 clases solicitadas por la demandada.
Trabada la litis, prosiguió el tribunal de instancia a dictar el fallo objeto de la presente apelación, en cuya motivación fue asentado que, luego de haber sido analizado el acervo probatorio cursante en autos, discurrió que la parte actora habría fundamentado tener mejor derecho, invocando lo preceptuado en el literal d) del artículo 36 [de la Ley de Propiedad Industrial], en donde LEGAL STAR INC, habría alegado que la marca “EPK” de la empresa BRIDGEWOOD CAPITAL INC, habría caducado por no haber hecho uso de los signos distintivos de forma real, eficiente y de manera sostenida en el tiempo, durante un lapso de 2 años.
En ese sentido, fue señalado en la recurrida que, en el presente contradictorio, la parte actora, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, concatenado con el artículo 1.354 del Código Civil, habría debido demostrar fehacientemente el hecho invocado en su escrito de oposición, y siendo que la actora invocó el mejor derecho sobre la marca “EPK”; no obstante, el sentenciador de instancia no habría evidenciado que la opositora haya demostrado el desuso de la alegada marca por parte de la empresa BRIDGEWOOD APITAL INC., por el contrario, aseveró haberse evidenciado de las actas procesales la existencia de prendas donde se apreciarían signos y logos con la combinación de letras EPK, sin constatarse en autos que dichos comercios se hayan clausurado, o que en efecto, hayan dejado de usar tal distintivo como así lo invocara la parte opositora, por lo que, finalmente adujo el a quo, que en razón de lo expuesto, y no habiéndose demostrado en autos que la empresa BRIDGEWOOD CAPITAL NC., haya incurrido en el supuesto contenido en la norma, es por lo que el juzgador de la causa determinó que la empresa LEGAL STAR INC, no tendría mejor derecho que la empresa BRIDGEWOOD CAPITAL INC, para utilizar la marca "EPK", declarándose sin lugar la oposición por mejor derecho formulada por LEGAL STAR INC.
Así las cosas, este tribunal superior observa que, la acción de marras, se corresponde con una de las 2 acciones oponibles por razón de mejor derecho en el sistema jurídico venezolano; específicamente, la OPOSICIÓN POR MEJOR DERECHO .
La Ley de Propiedad Industrial venezolana, establece en su artículo 77, la posibilidad del ejercicio de la oposición a la concesión de una marca, en la forma siguiente:
Durante treinta días hábiles contados a partir de la fecha de la publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial, cualquier persona podrá objetar la solicitud y oponerse a la concesión de la marca:
1º) por considerar que ésta se halla comprendida en las prohibiciones contempladas en los artículos 33, 34 y 35 de esta Ley; y,
2º) por considerarse el opositor con mejor derecho que el solicitante.
Las oposiciones formuladas por terceros contra solicitudes de registro, son una forma de contribuir al examen de registrabilidad, en cuanto a la distintividad concierne. Pero, sobre todo, limitan el derecho de los solicitantes en lo que respecta al ámbito de sus derechos y su legitimidad.
Las oposiciones, según Bentata , tiene un fundamento abierto que se resume conforme a la norma supra citada-, en la expresión “mejor derecho”; inclusive, cuando se trata de derechos que el opositor no invoca para sí, sino en el interés público, por ejemplo: en el caso de objetar la distintividad de una marca solicitada.
De igual modo, la doctrina advierte que, las oposiciones son de especial observación, toda vez que, pudieran resultar en un mecanismo obstructor de la conducta natural del comercio si se convierten en una forma de bloqueo, en donde, el opositor pudiera tener como intención, ya sea, impedir a un competidor lograr un registro para retardar sus planes de mercadeo, o simplemente imitar impunemente el signo.
Asimismo, las oposiciones tienen una relación directa con los impedimentos de registro de una marca solicitada; los cuales pueden ser absolutos o relativos, siendo los primeros, de carácter público, y los segundos, de carácter privado -cuando la marca entra en conflicto con marcas de terceros-, es decir, cuando existe confundibilidad.
En teoría, las oposiciones en general serían asuntos inter-partes, mientras que, en los casos de impedimentos absolutos de registro, se trataría de “objeciones”: siendo éstas últimas, de orden público e inderogables por convenciones inter-partes; mientras que, los impedimentos relativos, como ya se apuntó, se apoyarían esencialmente en la noción de “mejor derecho”.
Entonces, se tiene que el ejercicio de una acción por mejor derecho sobre una marca comercial, sería de naturaleza constitutiva, al crear una situación que no existía precedentemente para el actor, es decir, la condición de titular registral; y también, extinguiría otra situación anterior, la cual sería, la titularidad registral del demandado en el caso de que resulte perdidoso en el proceso respectivo.
La acción constitutiva, para el reconocimiento del mejor derecho sobre el registro de una marca en disputa, puede ser intentada por quien se arrogue la titularidad de los derechos subjetivos y del interés legítimo, puesto que toda acción persigue, para quien la ejerce el reconocimiento de sus derechos y la sustitución para el demandante ganancioso de una nueva situación jurídica, que sería la titularidad registral marcaria.
Bentata , citado por Carrascosa, ha definido el mejor derecho como cualquier ventaja que una parte ostenta y presenta con relación a otra; siendo tradicionalmente concebido, como el previo uso de la marca.
De acuerdo a la doctrina, el mejor derecho comprende cualquier ventaja que una parte pruebe tener frente a la otra para optar al registro de una marca y la jurisprudencia en forma reiterada y constante ha interpretado que la expresión ‘’mejor derecho’’, debe abarcar cualquier motivo por el cual se pueda demostrar un derecho preferente al uso de la marca cuyo registro solicitó un tercero.
Doctrinariamente, uno de los puntos controversiales devenidos de la Ley de Propiedad Industrial sobre el mejor derecho, sería la dilucidación de si el registro marcario otorgado es de naturaleza declarativa o constitutiva, siendo esta diferencia de especial importancia, ya que, el derecho sobre una marca lo tiene quien primero la usa, no quien primero la registra; entendiéndose que, en el supuesto de que el sistema fuera constitutivo, serían pocas y tarifadas las oportunidades de la revocatoria o nulidad el registro.
Quien usa una marca, pero no la registra, no puede impedir a otro su uso, y observará como un tercero puede solicitar el registro y obtenerlo, si no se pone durante la tramitación por razón de su mejor derecho, o bien durante los 2 años siguientes a la fecha del registro, solicitando al juez que se le declare legítimo titular del registro debido a su mejor derecho.
Antes de ahondar, en el análisis relativo al mejor derecho sobre la marca de marras, considera menester para esta alzada clarificar que, como ya se ha apuntado y así lo contiene la norma especial, que el efecto de la acción de oposición por mejor derecho, es determinar quién tiene la ventaja para el registro de una marca si el titular o el tercero opositor, mientras que, en el supuesto de procedencia de la solicitud ante la Administración de la caducidad por no uso de la marca (contemplada en el artículo 36, “d”, de la Ley de Propiedad Industrial) la consecuencia sería el dejar sin efecto el registro de una marca para quien la detenta, no así en provecho de un tercero.
Así las cosas, visto que en el presente asunto la opositora alega como sustento de su mejor derecho el que los registros marcarios “EPK” de BRIDGEWOOD CAPITAL INC, en Venezuela estarían caducos, por cuanto no habrían sido usados por más de 2 años (2017-2019), subsumiéndose ello en el supuesto de la norma contenida en el referido artículo 36, “d”, de la Ley de Propiedad Industrial, de cancelación por falta de uso; no obstante, en el presente expediente, no cursa decisión alguna devenida de procedimiento administrativo del SAPI, de donde se desprenda que, efectivamente, se haya dejado sin efecto los registros de la marca “EPK” cuyo titularidad detentaría BRIDGEWOOD CAPITAL INC; de allí que, cualquier consideración al respecto, le estaría vedada a este Tribunal Superior, cuyo conocimiento se encuentra a determinar cuál de las empresas de marras, tendría mejor derecho para el registro de la marca “EPK”, es decir, exclusivamente, sobre la acción de oposición por mejor derecho y ASÍ SE ESTABLECE.
Ahora bien, corresponde a esta juzgadora analizar si los argumentos esgrimidos por las partes, así como si los medios probatorios cursantes en el expediente, fueron suficientes para evidenciar el mejor derecho invocado por cada uno de los contrincantes en el sub lite.
Así pues, como fue mencionado ut retro, el mejor derecho, implicaría una ventaja que una parte ostenta en relación a otra; siendo interpretada -incluso por la doctrina jurisprudencial-, como cualquier motivo que pueda demostrar el opositor, de tener un derecho preferente al uso de la marca registrada por un tercero.
En este caso, se aprecia que, la parte actora fundó su oposición a la solicitud marcaria de su contraparte en la presunta caducidad por falta de uso de la marca “EPK”, por su titular BRIDGEWOOD CAPITAL INC, en el transcurso de 2 años, resultando ello notorio – a su decir- por el cierre de sus tiendas en Venezuela en el año 2017, recogido en artículos y/o reportajes comunicacionales varios, así como por eventos de otro tenor, como un procedimiento de fiscalización por parte de la SUNDEE en ese mismo año, y por supuestos hechos de contrabando en la distribución de productos hacia Colombia, lo que habría ocasionado el detrimento comercial de la marca dentro del país; siendo preciso insistir en este punto que, el efecto de la caducidad del registro por falta de uso, en todo dejaría sin efecto el registro de la marca para su titular, empero, no otorgaría un “mejor derecho” al denunciante.
Por otro lado, afirmó la parte opositora que, estaría en un proceso de expansión de registro de la marca “EPK” a nivel global, trayendo a los autos documentales en donde estaría asentados dichos trámites internacionales, haciendo hincapié en que, poseería una gran cantidad de tiendas en Colombia y que en ese país, también estaría en un proceso de oposición marcaria con BRIDGEWOOD CAPITAL.
Debe, destacar esta superioridad que, tal y como apunta Carrascosa, las situaciones sustantivas que generan un potencial mejor derecho, son muy variadas y, solo se deben relatar aquellas que sean posible probarlas. Luego, el titular de un registro marcario de un país extranjero, puede invocarlo como prueba en juicio, empero, dicho registro no tiene territorialidad en Venezuela (si bien pudiera servir para demostrar otros aspectos relevantes para el mejor derecho, como la eventual creación de la marca en cuestión, aún y cuando fuera usada y registrada en el extranjero, caso que no fue alegado por LEGAL STAR INC, en el presente asunto) además que, aun y cuando se diera el caso y se demostrara la autoría de la marca en litigio, deberá demostrarse igualmente, el uso de la marca en Venezuela.
El uso de la marca, es consustancial a la concesión administrativa de un registro, ya que este prueba que la distintividad es un fenómeno histórico real, y no abstracto y encerrado en sí; ya que, el registro de la marca -como se ha mencionado en líneas previas- inclusive puede perderse por efecto de un uso defectuoso. En este mismo orden de ideas, debe señalarse que, aunado al uso de la marca, también tendría una situación oponiblemente ventajosa, quien fuera el creador de la marca, así como también, quien haya primado en su uso y registro.
Enunciadas, las condiciones precedentes, no puede soslayar entonces esta juzgadora que, el sistema venezolano de la Propiedad Industrial vigente, reconoce el previo uso de la marca, al contemplar en el procedimiento para su registro que el solicitante señalase el tiempo durante el cual la marca hubiera estado en uso , además, que “la marca”, como elemento fundamental de la actividad mercantil, estaría regida también por las pautas del Derecho Comercial, para el cual, el uso constituye un elemento fundamental de la actividad de los comerciantes , de allí que, sería evidente que, quien tenga el uso de la marca dentro del territorio nacional, tendría una importante ventaja comparativa con respecto a su oponente.
En ilación con lo anterior, quien suscribe observa que, en el asunto de marras, la empresa BRIDGEWOOD CAPITAL INC, a través de su licenciataria Corporación Los Diseños 2011, C.A, habría estado usando la marca “EPK” con prelación al uso que de la misma tendría - en el extranjero- LEGAL STAR INC, siendo el caso que, del texto de los registros de marca contenidos en el expediente, se desprenden que los otorgados a BRIDGEWOOD CAPITAL INC, procederían desde el año 2004; ampliamente anteriores a los solicitados por la opositora LEGAL STAR INC, en Venezuela.
Por otra parte, no se evidencia de las actas que LEGAL STAR INC, estuviera en uso actual o anterior de la marca “EPK” dentro del territorio nacional; por el contrario, las partes afirmaron que la licenciataria de BRIDGEWOOD CAPITAL INC, en su proceso de comercialización de productos de la marca “EPK” habría alcanzado tener presencia con varias tiendas a nivel nacional (aprox. 30 tiendas) y una página web desde el 2013 y, que, actualmente, estarían abiertas al público 5 de ellas, lo cual, revelaría a todas luces, una situación ventajosa para la accionada, bien por el uso, como por la precedencia temporal en el mismo, de la marca “EPK”, por parte de BRIDGEWOOD CAPITAL INC, situándola en un “mejor derecho”, en relación a LEGAL STAR INC, para el registro de la marca “EPK” correspondiente con las solicitudes de registro marcaria Nos. 2019-005109, 2019-005116, 2019-005114, 2019-005110, 2019-005111, 2019-005112, 2019-005117, ASÍ SE DECIDE.
-III-
Con fundamento en las razones de hecho y de derecho expresadas a lo largo de este fallo, este JUZGADO SUPERIOR SÉPTIMO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: SIN LUGAR la apelación ejercida por la representación judicial de LEGAL STAR INC, contra la sentencia definitiva dictada en fecha 7 de agosto de 2024, por Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró: “Primero: COMPETENTE este Tribunal de Primera Instancia para conocer de 3 presente causa de oposición por mejor derecho. Segundo: SIN LUGAR la oposición por mejor derecho presentada por la sociedad LEGARL STAR INC, en consecuencia, tiene la empresa BRIDGEWOOD CAPITAL INC, mejor derecho para utilizar la marca "EPK", ambas partes identificadas in el encabezado del presente fallo. Tercero: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a la parte actora, demandada. Cuarto: Déjese copia certificada de la presente decisión, para darle cumplimiento a lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.”
SEGUNDO: IMPROCEDENTE LA LITISPENDENCIA ALEGADA POR LA PARTE ACCIONANTE, IMPROCEDENTE LA ILEGITIMIDAD ALEGADA, IMPROCEDENTE LA REPOSICIÓN DE LA CAUSA, SOLICITADA POR PRESCINDENCIA DE RESULTAS DE PRUEBA DE INFORMES Y, SIN LUGAR LA OPOSICIÓN POR MEJOR DERECHO presentada por la sociedad LEGAL STAR INC. En consecuencia, SE DECLARA QUE la empresa BRIDGEWOOD CAPITAL INC, TIENE MEJOR DERECHO para el registro de la marca “EPK” correspondiente con las solicitudes de registro marcaria Nos. 2019-005109, 2019-005116, 2019-005114, 2019-005110, 2019-005111, 2019-005112, 2019-005117.
TERCERO: Se CONFIRMA la decisión apelada, con las motivaciones explanadas en este fallo.
CUARTO: Se condena en costas a la parte actora, de conformidad con lo previsto en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil.
REGÍSTRESE y PUBLÍQUESE.
Déjese la copia certificada y remítase el expediente en su oportunidad, al Juzgado de origen.
Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho del Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial Del Área Metropolitana De Caracas, a los trece (13) días del mes de febrero del año dos mil veinticinco (2025). Años: 214º de la Independencia y 165º de la Federación.
LA JUEZ,
Dra. FLOR DE MARIA BRICEÑO BAYONA.
LA SECRETARIA
YAMILET ROJAS M.
En esta misma fecha, siendo las tres y veinte post meridiem (3:20 p.m.), previo anuncio de Ley, se publicó y registró la anterior decisión en la Sala de Despacho de este Juzgado.
LA SECRETARIA
YAMILET ROJAS M.
ASUNTO: AP71-R-2024-000585 (1494)
|